——甲智能设备公司诉机械公司、乙智能设备公司侵害发明专利权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
最高人民法院(2021)最高法知民终192号民事判决书 2.案由：侵害发明专利权纠纷
3.当事人
原告(被上诉人):甲智能设备公司
被告(上诉人):机械公司、乙智能设备公司
【基本案情】
甲智能设备公司于2016年4月1日向国家知识产权局申请名称为“电动绿 篱机”发明专利，于2018年7月24日获得授权。甲智能设备公司主张机械公 司生产、销售的被诉侵权产品“宽带修剪机(弧形)”的技术特征落入涉案发 明专利的权利要求1的保护范围。无论采用电机或者是燃油机，对于绿篱机的 一个整体结构和功能而言没有明显的区别和影响，故构成等同侵权，另主张乙 智能设备公司向机械公司销售绿篱机刀头的行为属于帮助他人实施侵权行为。
二、知识产权权属、侵权纠纷 151
遂起诉要求机械公司、乙智能设备公司停止侵害、赔偿损失。
机械公司辩称：根据涉案发明专利的保护主题名称“一种电动绿篱机”, 以及甲智能设备公司在专利说明书背景技术部分对于两种驱动方式的介绍并结 合发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，可知该项发明专利限定的 是用电驱动的绿篱机。但其销售的是采用燃油发动机驱动的修剪机，因此并不 落入涉案发明专利保护范围。
乙智能设备公司辩称：甲智能设备公司所主张的涉案专利发明点在于可以 通过把手将弧形支架相对于刀片进行旋转，根据机械公司在(2019)苏05知 初819号诉讼案件审理中所提供的专利无效宣告审查决定书的内容可知：该发 明点已经被合议组认定为现有技术公开。因此在这种控制方式不是发明点的情 况下，电机和燃油机的驱动是一个比较本质的区别，被诉侵权产品未落入涉案 专利权利要求保护范围。乙智能设备公司另主张其销售零部件的行为不构成帮 助侵权。
【案件焦点】
涉案专利权利要求1要求保护的是一种电动绿篱机，被诉侵权产品是一种 燃油机驱动的绿篱机，两种驱动方式是否构成等同特征?
【法院裁判要旨】
江苏省苏州市中级人民法院经审理认为：在绿篱机领域，电动和燃油是两 种最常用的自动绿篱机的驱动方式，都是通过驱动刀片作往复运动实现其剪切 的基本功能，具体来说，就是为平剪模式或圆剪模式下的剪切提供动力，而无 论哪种驱动方式，都不对平剪模式和圆剪模式间的相互切换产生效果。与电动 驱动相比，燃油驱动以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同 的效果，并且该领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的特征， 因此两种驱动方式构成等同特征。
江苏省苏州市中级人民法院根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十 九条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六
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十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第九条，《最高人民法院关于审理侵犯 专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条，《最高人民法院关于审理侵 犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条第一款之规 定，作出如下判决：
一、机械公司、乙智能设备公司立即停止侵害甲智能设备公司ZL20161020 x×××.0号发明专利权的行为；
二、机械公司、乙智能设备公司共同赔偿甲智能设备公司经济损失8万元 及合理费用2万元；
三、驳回甲智能设备公司的其他诉讼请求。
机械公司、乙智能设备公司均不服一审判决，提起上诉。
最高人民法院经审理认为：专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权 人的利益，又要维护权利要求的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡 专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确 地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内，则在侵权诉讼 中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。同时，专利主题名称一般 而言也具有限定作用，它限定了技术方案所适用的技术领域。涉案专利权利要 求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”,并基于权利要求所限定 的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两 种方式的介绍以及发明目的关于“环保无污染”效果的强调等，本领域普通技 术人员完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的 绿篱机技术方案。在此情况下，若将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术 特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。
最高人民法院根据《中华人民共和国专利法》第五十九条、《最高人民法 院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、《最高人民 法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条、《中华人民 共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：
一、撤销江苏省苏州市中级人民法院民事判决；
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二、驳回甲智能设备公司的诉讼请求。
【法官后语】
随着社会公众对专利制度认识的不断提升，完全抄袭型的专利侵权行为趋 于减少，而通过对专利进行非实质性修改来逃避专利侵权责任成为常见的专利 侵权表现形式。为了给予专利权人更切实有效的法律保护，我国司法实践将等 同原则作为专利侵权判定中的一项基本原则。对等同原则的适用设限是在专利 权人的权利与社会公共利益之间进行取舍与平衡，也是维护和避免因私权利扩 大滥用风险导致社会公共利益受损的关键环节。
1. 等同原则的司法认定
根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 十七条第二款的规定：等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段， 实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉 侵权行为发生时无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。因此可知，该项原 则实质上属于对权利要求范围字面意义进行的一种扩大解释，有利于充分保护 专利权人的利益。通常按照如下步骤进行：(1)通过比较专利技术方案与被控 侵权技术方案的对应特征，得出两者的不同点。(2)分析该不同点是否导致在 “手段、功能、效果、目的”等方面的不同，若采取改变部分结构达到同样功 能和效果的，应认定具有等同特征。(3)判断该权利要求技术特征中不同点部 分之间的替代是否需要本领域普通技术人员经创造性劳动方可获知。
2. 等同原则的适用限制
采用等同原则作为专利侵权判断标准，需考虑在等同侵权成立的客观状态 下维护权利要求的公示功能，平衡保障社会公众的合法权益。对等同原则施加 合理且必要的限制，是司法实践中一直予以强调和完善探索的方向，主要包括 捐献原则、禁止反悔原则、特意排除规则、可预见性规则等。
第一，捐献原则。2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应 用法律若干问题的解释》(以下简称《侵犯专利权纠纷案件司法解释》)第五 条规定：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，
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权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支 持。该条规定确立了捐献原则在我国的适用，是对专利的保护功能和公示功能 进行利益衡量的产物。第二，禁止反悔原则。源于《侵犯专利权纠纷案件司法 解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中， 通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵 犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。该项 限制规则也被称为“审批过程导致的禁止反悔”,是民法中诚实信用原则在专 利法领域的当然体现，特指禁止那些在专利授权和确权程序中为获得或维持专 利权而对权利要求的技术特征范围进行了限制性的修改或者解释，但在侵权诉 讼程序中又意图适用等同侵权原则涵盖被诉侵权技术方案、获得侵权收益、损 害公众利益的行为。第三，可预见性规则。最高人民法院曾有如下裁判观点①: 就弹性支撑片等高排列的技术特征而言，涉案专利申请人在专利申请时足以预 见到存在这一替代性特征，但未将其写入涉案专利权利要求，故弹性支撑片等 高排列的技术特征不应当被认定为与涉案专利权利要求1中“弹性支撑片高低 相间排列”等同的技术特征。可知，该项原则是指专利权人在申请专利时对于 该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案却未将其记载在权利要求中予以保护， 则对该可预见的特征不宜再适用等同原则。第四，特意排除规则。记载于《最 高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第 十二条规定：权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定， 且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特 别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于 等同特征的，人民法院不予支持。是指对于本领域普通技术人员而言，若专利 权人或专利申请人在权利要求中特意强调并有意排除特定技术方案的，在主张
① 最高人民法院(2019)最高法民申3118号民事裁定书，载中国裁判文书网，ht- tps://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZOBXSK4/index.html?docld=/5FH2H03
CGnwR8XWqc0/Jw+yD9MGj901UnGjxlrxhc6ic6sH3jLclPUKq3u+IEo4w40aGAbnG2A8A8lfcm2NXS N05NRB6QgWvb77MR4zDn7ISfg5mujxyGgmh+s5eWPN,最后访问时间：2023年2月5日。
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权利时不宜再通过适用等同原则将其纳入专利权的保护范围。权利人特意排除 的情形主要包括：对权利要求进行特定限制的撰写方式或在说明书中进行特定 限制的描述，本案的改判，说明最高人民法院对于以此项规则限制等同原则适 用是持肯定态度的。
三、特意排除规则在本案裁判中的具体适用分析
本案中，最大的争议焦点在于：涉案专利权利要求文字上表述为“电动”, 但其保护范围是否应该等同解释为包括“燃油驱动”。原审法院的裁判观点仅 从等同原则的角度出发，得出侵权的结论，这一论述逻辑基本是正确的，但特 意排除规则的适用，则反转了结论。需要注意的是，特意排除规则对于等同原 则不是推翻，而是补充。二审生效裁判体现了以下审理思路：首先，最高人民 法院从专利法的立法意旨的角度强调：专利权保护范围的确定，既要严格保护 专利权人的利益，又要维护权利要求的公示作用和社会公众对专利文件的信赖， 平衡专利权人与社会公众的利益；其次，对于特别排除规则对等同原则适用的 限制作出进一步明确：对于在专利申请时专利权人已明确知晓但未要求保护的 技术方案，不能再将其纳入等同技术特征的范畴予以保护，否则将有损社会公 众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖；最后，阐述了特别排除规则应 如何具体适用的问题：确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技 术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看 待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的 理解。据此可以看出，本案之所以可以适用特别排除规则，是因为本领域普通 技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对绿 篱机存在电机驱动和燃油发动机驱动两种驱动方式的介绍，以及说明书发明目 的部分关于“环保无污染”效果的强调等内容，完全可以理解为涉案专利技术 方案中的驱动方式仅限于电机驱动，而不包括燃油发动机驱动。由此可以看出， 权利要求书中“电动”的描述就是为了排除“燃油驱动”,若再判定被诉侵权 产品已落入涉案专利权保护范围，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社 会公众信赖利益的保护，甚至动摇专利制度的基石。
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总之，严格明晰等同原则的适用限制规则能够使权利要求的公示功能得到 进一步强化、专利权保护边界更加清楚明确、更好平衡专利权人与社会公众之 间的利益冲突，符合我国知识产权事业的发展方向和时机。司法实践中，在多 方利益相互交织下，被诉侵权技术方案与涉案专利的权利要求是否构成技术特 征等同成为判断难题，法官常需考虑两造双方与社会公众等利益协调问题，原 告一方拟采用等同原则进而主张涉案专利侵权成立，而被告一方则又考虑适用 禁止反悔和捐献原则等进行不构成侵权抗辩。因此，只有细化等同原则“三基 本相同+显而易见性”的适用条件、适用范围及适用方法，并通过捐献原则、 禁止反悔原则、可预见规则、特意排除规则等对等同原则的适用施加必要限制， 以及结合具体案情厘清等同原则的适用情况并合理预测案件的走向，才能从根 本上兼顾专利权人权利与社会公众利益、保证专利制度的正常运作和价值实现、 达到促进科学技术进步之目的。
编写人：最高人民法院司法案例研究院与湖南大学联合培养实习生彭力军
