员工离职后作出的发明构成职务发明的认定

甲卫浴公司诉郭某、李某专利权权属案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
最高人民法院(2022)最高法民知终2954号民事裁定书


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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷


2.案由:专利权权属纠纷 3.当事人
原告(被上诉人):甲卫浴公司 被告(上诉人):郭某、李某
【基本案情】
2014年至2020年,甲卫浴公司作为专利权人向国家知识产权局申请了76 项专利,包括16项发明专利、34项实用新型专利和26项外观设计专利,专利 的技术领域主要分布在起泡器、出水控制装置、流量控制器、导水体、止回阀 等卫浴组件上。2015年8月1日,郭某入职甲卫浴公司。乙卫浴公司成立于 2020年6月24日,公司注册资本为100万元,公司成立时法定代表人为艾某, 股东为艾某和李某两人,其中艾某持有80%法人股权,李某持有20%的股权。 2021年3月4日,艾某与郭某签订《乙卫浴公司股权转让协议》,艾某以转让 费0.01万元将其名下80%的股权转让给郭某,郭某担任乙卫浴公司法定代表 人。李某于2020年3月至7月,向国家知识产权局申请了23项专利。李某在 庭审中自认其并非涉案专利的实际发明人,不具备相关研发的知识背景和专业 背景。另查明,与乙卫浴公司相关的人员中,郭某与李某系表兄弟关系,艾某 是郭某母亲的养子。
李某于2020年5月19日向国家知识产权局提出名称为“一种可切换水花 的水路引流装置和起泡器”的案涉实用新型专利申请,专利权人为李某,发明 人为李某,案涉专利于2021年2月2日获得授权公告。涉案专利涉及起泡器领 域,具体涉及可切换水花的水路引流装置和起泡器,包含10项权利要求。
包括案涉专利申请在内,李某作为发明人,向国家知识产权局先后提出10 项专利申请,其中8项为实用新型专利,1项为发明专利,1项为外观设计专 利。甲卫浴公司以上述专利权或专利申请权归其所有为由分别向法院提起9件 专利权权属纠纷之诉,1件专利申请权权属纠纷之诉。
一审庭审中,李某确认其并非案涉专利的实际发明人,并陈述案涉专利的 实际发明人为郑某。


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二、知识产权权属、侵权纠纷 157

【案件焦点】
1.涉案专利的实际发明人;2.涉案专利权属。
【法院裁判要旨】
福建省厦门市中级人民法院经审理认为:第一,李某和郑某不是涉案专利 的实际发明人。案涉专利记载的发明人李某当庭陈述其并非涉案专利的实际发 明人,其陈述案涉专利的实际发明人为郑某,并申请证人郑某出庭作证,郑某 自认其为案涉专利的发明人,法院认为,郑某的证言不应予以采信。理由如下: 首先,郑某本人身份为乙卫浴公司的合伙人,与作为乙卫浴公司的法定代表人 郭某及监事李某均具有利益关联关系,甲卫浴公司与乙卫浴公司亦为同业竞争 关系,郑某作为证人出庭作证,证明力明显不高;其次,郑某主张其任职科技 公司期间的工作经历对涉案专利技术的研发产生了实质性的帮助,但郑某在科 技公司是否从事卫浴产品研发及是否具备相关的卫浴产品研发经验无法确认; 最后,在郑某自认为其是实际发明人的情形下,应证明其对涉案专利作出的创 造性贡献。郑某未提供其对涉案专利进行实质性研发的证据,也未提交证据证 明其在研发过程中存在研发性投入等以对其研发过程予以佐证。
第二,涉案专利系职务发明,案涉专利权属应归属于甲卫浴公司。首先, 甲卫浴公司提交的证据能够证明其于2014年至2020年在起泡器、出水控制装 置、流量控制器、导水体、止回阀等卫浴组件领域内获得了多项专利授权,而 涉案专利申请所要解决的技术问题以及相关的技术方案均与甲卫浴公司在卫浴 配件领域的研发技术、已取得的专利权具有较强的相关性。其次,甲卫浴公司 提供的《劳动合同》及《离职申请单》可以相互印证,郭某在甲卫浴公司的岗 位为工程师,任职部门为研发部,其在甲卫浴公司任职期间承担的本职工作或 分配的任务包括卫浴配件产品的研发,郭某事实上也深度参与了甲卫浴公司在 该技术领域的产品研发。最后,涉案专利权经流转最终归属于郭某控制的公司。 乙卫浴公司的实际控制人包括郭某,其将涉案专利申请利益输送给与甲卫浴公 司构成同业竞争的乙卫浴公司。
福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一


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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷


款,《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条,《中华人民共和国民事诉讼 法》第六十四条第一款规定,判决:
一 、确认名称为“一种可切换水花的水路引流装置和起泡器”的实用新型 专利权归属甲卫浴公司所有;
二、驳回甲卫浴公司的其他诉讼请求。 李某、郭某不服一审判决,提起上诉。
在审理过程中,李某、郭某申请撤回上诉。最高人民法院依照《中华人民 共和国民事诉讼法》第一百八十条规定,裁定:
准许郭某、李某撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

【法官后语】
在大众创业万众创新的改革浪潮下,企业的物质投入与员工的治理创造共 同推动了企业的技术创新,但对于企业来说,核心技术人员掌握了大量的企业 核心研发技术,这些企业员工的离职对于企业持续研发的创新能力及市场竞争 力均是致命的打击,伴随着社会知识产权意识的提高及核心技术人员流动频率 的加快,涌现出越来越多围绕离职员工职务发明的专利权权属纠纷案件。本案 即系企业研发部员工离职引发的专利申请权权属纠纷,在此类案件的审理中 既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利,鼓励和 支持创新驱动发展,也要激励离职企业技术人员技术创新的积极性,并在二者 之间取得平衡点,实现专利法鼓励发明创造的立法宗旨。
根据《中华人民共和国专利法》第六条规定,“执行本单位的任务或者主 要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明 创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人 …… ” 《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条第一款规定,“专利法第六条所称 执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(一)在本职工作中作出的 发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造; (三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在 原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。在判断涉案

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二、知识产权权属、侵权纠纷 159

发明创造是否属于《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条第一款第三项 规定的“有关的发明创造”时,应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新 任职单位之间的利益平衡,应综合考虑以下因素:一是离职员工在原单位承担 的本职工作或原单位分配的任务的具体内容,包括工作职责、权限、具体从事 的工作内容,能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉 案专利的具体情况,包括其技术领域,解决的技术问题,发明目的和技术效果, 权利要求限定的保护范围,涉案专利相对于现有技术的创造性贡献,以及涉案 专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案 专利有关的技术研发活动,或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专 利(申请)的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出 合理解释,相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度,需要的研发投入,以 及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件,是否有 证据证明其开展了有关研发活动等。
具体到本案,甲卫浴公司核心技术人员通过将与甲卫浴公司不具有劳动关 系的人登记为发明人、以其间接控制的乙卫浴公司名义提出专利申请等方式, 将甲卫浴公司多项技术成果予以占有。通过审理,最终认定涉案专利为职务发 明创造,相关专利权属应归属于甲卫浴公司。首先,甲卫浴公司提交的证据能 够证明其于2014年至2020年在起泡器、出水控制装置、流量控制器、导水体、 止回阀等卫浴组件领域内获得了多项专利授权,在卫浴组件产品上具备一定研 发能力及技术储备,亦积累了一定的研发生产经验,产品得到市场认可。而涉 案专利申请所要解决的技术问题以及相关的技术方案均与甲卫浴公司在卫浴配 件领域的研发技术、已取得的专利权具有较强的相关性。其次,甲卫浴公司提 供的《劳动合同》及《离职申请单》可以相互印证,郭某在甲卫浴公司的岗位 为工程师,任职部门为研发部,其在甲卫浴公司任职期间承担的本职工作或分 配的任务包括卫浴配件产品的研发,郭某事实上也深度参与了甲卫浴公司在该 技术领域的产品研发,甲卫浴公司在卫浴领域申请的2项发明专利和5项实用 新型专利中也以郭某作为发明人予以署名。郭某在甲卫浴公司的工作性质决定


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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷


了其能知悉甲卫浴公司不对外公开的技术资料,利用甲卫浴公司的物质技术条 件。经比对,涉案专利技术方案涉及一种可切换水花的水路引流装置和起泡器, 与郭某在甲卫浴公司工作期间的本职工作密切相关。再次,涉案专利权经流转 最终归属于郭某控制的公司。乙卫浴公司的发起人艾某和李某,其中艾某系郭 某母亲的养子,李某与郭某系表兄弟关系,在郭某离职后不足一年的时间,艾 某即将其持有的乙卫浴公司的全部股份均转让给郭某,郭某代替艾某亦成为乙 卫浴公司的法定代表人。乙卫浴公司的实际控制人包括郭某,其将涉案专利申 请利益输送给与甲卫浴公司构成同业竞争的乙卫浴公司。最后,在证人郑某自 认为其是实际发明人的情形下,应证明其对涉案专利作出的创造性贡献。郑某 所称涉案专利研发并不需要投入大量的人力、物力,其在科技公司现有技术的 基础上与公知技术进行简单结合就可得到涉案专利技术的说法与常理不符,郑 某未提供其对涉案专利进行实质性研发的证据,也未提交证据证明其在研发过 程中存在研发性投入等以对其研发过程予以佐证。因此,本案证据不足以证明 郑某具备涉案专利研发的工作条件、知识储备和研发能力,李某主张郑某为涉 案专利的实际发明人。综上,涉案专利的申请时间为2020年5月19日,涉案 专利系郭某与甲卫浴公司劳动人事关系终止后1年内作出的、与其任职甲卫浴公 司本职工作有关的发明创造,属于职务发明创造,相关权益应当归属甲卫浴公司。
对于企业来说,在日常运营过程中,可以结合自身实际情况和对知识产权 保护工作的目标和定位,培养、选用专业技术能力、法律能力兼备的综合人才 提高企业员工的知识产权保护意识,在企业产品研发、产品上市等环节及时做 好知识产权风险排查,预防和规避可能产生的侵权风险,并可提前在劳动合同 中对职工的本职工作作出明确的规定,同时注意收集并妥善保存与单位有关的 技术资料,在面临核心技术人员离职时妥善通过竞业限制协议等手段对纠纷进 行预警。对于劳动者来说,也要遵守职业道德以及诚实信用原则,在新的工作 实践中,在时间界限与技术信息界限上与原单位合理划清界限,不损害原单位 的合法权益。
编写人:福建省厦门市中级人民法院 王辛