——某公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
最高人民法院(2020)最高法知行终186号行政判决书 2.案由：发明专利申请驳回复审行政纠纷
3.当事人
原告(被上诉人):某公司
被告(上诉人):国家知识产权局
【基本案情】
原告某公司诉称，第一，划定的技术特征：(1)为细小病毒的第219位和 第386位的氨基酸突变，技术特征；(2)为病毒的类型。这两个技术单元必须 结合在一起才能实现技术功能。被诉决定割裂了上述两个区别技术特征。第二， 本申请权利要求1限定了CPV2a 、2b或 2c, 或猫细小病毒的衣壳蛋白中219和 386位的突变，说明书实施例1的实验数据进一步证明了所述突变相对于突变 前能够实现减毒的效果。
被告原国家知识产权局专利复审委员会(以下简称原专利复审委员会)辩 称，本申请未证明具体病毒类型上的突变才能实现减毒功能，但本申请中既未 证明所述的其他病毒无法发挥减毒功能，也并未证明所述两个编码氨基酸位点 的突变适用于权利要求1记载的编码血清型2a 、2b或 2c 或猫细小病毒衣壳蛋 白的病毒时均具有减毒作用。




三、专利行政纠纷 253

法院经审理查明：1.对比文件1中细小病毒的氨基酸序列中，第219和 386位系突变位点；2.第219和386位突变位点并非对比文件1中细小病毒氨 基酸序列中唯二的突变位点；3.对比文件1没有明确公开衣壳蛋白区第219和 386位的突变具有减毒作用；4.对比文件1中的病毒同野生型病毒存在位点差 异，且该差异不仅局限于前述两个位点突变上；5.本申请权利要求1至少从病 毒种类和突变的点位两方面进行了限定。
【案件焦点】
如何根据整体技术方案认定区别技术特征。
【法院裁判要旨】
北京知识产权法院经审理认为：应当坚持对技术方案进行整体性评价，在 划分技术特征时需要结合发明的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定 技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。被诉决定将权利要求1 中“活的减毒的细小病毒，所述细小病毒包含编码在衣壳蛋白的219位氨基酸 处除了异亮氨酸以外的氨基酸和/或在衣壳蛋白的386位氨基酸处除了谷氨酰胺 以外的氨基酸的衣壳基因”(突变位点的选择)及“所述细小病毒编码CPV2 血清型2a、2b或 2c的衣壳蛋白或猫细小病毒的衣壳蛋白”(病毒类型的选择) 两个技术特征割裂开来，认定对比文件1公开了本申请权利要求1在衣壳区域 219和/或386氨基酸位点进行突变的技术特征，未能准确认定本申请相对于对 比文件的区别技术特征，故其对本申请权利要求1相对于对比文件1和3及公 知常识是否具备创造性的认定存在错误。
北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、 第二项规定，判决如下：
一 、撤销中华人民共和国原国家知识产权局专利复审委员会作出的复审请 求审查决定；
二 、中华人民共和国国家知识产权局就原告某公司针对申请号为 201180034×××、名称为“活的减毒的细小病毒”的发明专利申请提出的复




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审请求重新作出决定。
国家知识产权局不服一审判决，提起上诉。最高人民法院经审理认为：根 据各方当事人的诉辩主张并结合本案已查明的事实，本案争议焦点在于，本申 请权利要求1是否具备创造性，更具体来说是被诉决定有关本申请权利要求1 中“活的减毒的细小病毒，所述细小病毒包含编码在衣壳蛋白的219位氨基酸 处除了异亮氨酸以外的氨基酸和/或在衣壳蛋白的386位氨基酸处除了谷氨酰胺 以外的氨基酸的衣壳基因”(突变位点的选择)及“所述细小病毒编码CPV2 血清型2A 、2B或 2C的衣壳蛋白或猫细小病毒的衣壳蛋白”(病毒类型的选 择)的技术特征认定是否恰当。
《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有 技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特 点和进步。”所谓实质性特点是指对本领域技术人员来说，该发明或者实用新 型相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明或者实用新型与现有 技术相比能够产生有益的技术效果。发明所实际解决技术问题的确定是判断本 领域技术人员是否可以获得相应技术启示的基础。确定发明与最接近的现有技 术相比所具有的区别技术特征，是确定涉案发明所实际解决的技术问题，进而 判断本领域技术人员是否具有相应技术启示的基础。认定权利要求与最接近现 有技术之间的区别技术特征，应当以权利要求记载的技术特征为准，而最接近 现有技术的认定应当以对比文件公开的技术内容为准，该技术内容不仅包括明 确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐 含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。划分技术特征应综合考虑其在 整体技术方案中所运用的技术手段、实现的相对独立的特定技术功能、产生的 技术效果，通常不应割裂技术特征之间的有机联系，也不应忽视其在整体技术 方案中所发挥的作用。在判断现有技术公开的某一技术特征与区别技术特征是 否相同时，也应考虑它们在各自技术方案中所起到的作用是否相同。确定发明 实际解决的技术问题，通常要在发明相对于最接近的现有技术存在的区别技术 特征的基础上，由木领域技术人员在阅读本案专利说明书后，根据该区别技术


特征在权利要求请求保护的技术方案中所产生的作用、功能或者技术效果等来 确定。判断发明或实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的 是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或 者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改 进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型专利技术。当上述区别技术特 征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文 件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技 术特征在要求保护的发明或者实用新型中为解决相关技术问题所起的作用相同， 通常可以认定存在相应的技术启示。发明的技术效果是判断创造性的重要因素。 如果发明相对于现有技术所产生的技术效果在质或量上发生明显变化，超出了 本领域技术人员的合理预期，可以认定发明具有预料不到的技术效果。在认定 是否存在预料不到的技术效果时，应当综合考虑发明所属技术领域的特点，尤 其是技术效果的可预见性、现有技术中存在的技术启示等因素。
本案中，被诉决定认定本申请权利要求1相较于对比文件1的区别技术特 征在于：权利要求1还限定了细小病毒编码CPV2 血清型2A 、2B或 2C的衣壳 蛋白或猫细小病毒的衣壳蛋白，细小病毒的非衣壳区域的一部分的 DNA片段被 源自第二细小病毒的非衣壳区域的一部分的携带减毒突变的同源DNA 片段所替 代，而对比文件1未公开上述内容。基于该区别技术特征，本申请所实际要解 决的问题为：提供一种具有可预期的增强的减毒效果的适用于病毒变异体和常 见的其他细小病毒的减毒病毒。
根据已经查明的事实，对比文件1中细小病毒的氨基酸序列中，第219和 386位系突变位点，且第219和386位突变位点并非对比文件1中细小病毒氨基 酸序列中唯二的突变位点。同时，对比文件1没有明确公开衣壳蛋白区第219 和386位的突变具有减毒作用，对比文件1中的病毒同野生型病毒存在位点差 异，且该差异不仅局限于前述两个位点突变上。根据本申请说明书的记载，本 申请权利要求1至少从病毒种类和突变的点位两方面进行了限定。由此可知：




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1.对比文件1中氨基酸的突变位点不仅仅局限于细小病毒CPV2 的第219位和 第386位点，同时也并未明确公开衣壳蛋白第219位和第386位的突变具有减 毒作用；2.对比文件1病毒木身虽有减毒效果，但相对于对比文件1与野生病 毒存在的差异，无法推定对比文件1病毒本身的减毒效果是由第219位和第386 位的突变带来的，即对比文件1也未隐含公开第219位和第386位的突变具有 减毒效果；3.本申请明确减毒效果系由在特定突变位点选择特定病毒类型带来 的。在突变位点并不唯二且突变效果不能确定的情况下，突变位点及病毒类型 是具有选择性的。在此种情况下，被诉决定将权利要求1中“活的减毒的细小 病毒，所述细小病毒包含编码在衣壳蛋白的219位氨基酸处除了异亮氨酸以外 的氨基酸和/或在衣壳蛋白的386位氨基酸处除了谷氨酰胺以外的氨基酸的衣壳 基因”(突变位点的选择)及“所述细小病毒编码CPV2 血清型2A 、2B或 2C 的衣壳蛋白或猫细小病毒的衣壳蛋白”(病毒类型的选择)两个技术特征割裂 开来，认定对比文件1公开了本申请权利要求1在衣壳区域219和/或386氨基 酸位点进行突变的技术特征，未能准确认定本申请相对于对比文件的区别技术 特征，故其对本申请权利要求1相对于对比文件1和3及公知常识是否具备创 造性的认定存在错误。同时，由于本申请权利要求2-12直接或间接引用权利
要求1,在被诉决定对本申请权利要求1创造性的认定错误的情况下，其对本 申请权利要求2-12是否具备创造性的认定也有误。由此，国家知识产权局有 关本申请权利要求1具备创造性的上诉理由依据不足，本院不予支持。综上， 国家知识产权局的上诉主张均缺乏事实及法律依据，其上诉请求本院均不予支 持。原审判决认定事实清楚，判决结论正确，依法应予维持。
最高人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一 项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
【法官后语】
创造性的判断系针对技术方案整体，而非某一技术特征，在创造性判断过 程中应当坚持对技术方案进行“整体性”判断，这一原则贯穿于我国专利创造





三 、专利行政纠纷


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性审查的全过程。上述原则在《专利审查指南》中有明确的规定，如其第二部 分第四章第3.1节第二款的规定。欧专局 (European Patent Ofice) 颁布的审查 指南中也有类似的规定：要求保护的发明一般应当被看作一个整体。当一个权 利要求由不同技术特征构成时，不能因为构成权利要求的不同特征属于现有技 术或显而易见而因此认定整个要求保护的主题是显而易见的。①
但应当注意的是，现在我国一般采用“三步法”对技术方案的创造性进行 评价，该过程容易造成整体技术方案与区别技术特征之间“合”与“分”的 背离。
根据现有专利法及法规，所要求保护的技术方案通过权利要求确定保护范 围，权利要求往往以技术特征的形式加以体现。②而技术特征是指在权利要求 所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独 立的技术效果的最小技术单元。在产品技术方案中，该技术单元一般是产品的 部件和/或部件之间的连接关系；在方法技术方案中，该技术单元一般是步骤中 的条件或者步骤之间的关系等。
我国《专利审查指南》第二部分第四章规定了判断发明创造性的一般方 法，即“三步法”。“三步法”系对整体技术方案“拆解”为单个技术特征， 在此基础上确定技术方案同最接近现有技术的区别技术特征，并进一步审查各 区别技术特征是否为现有技术所公开。因此，在采用“三步法”对技术方案进 行评价时容易“分而不合”,忽视区别技术特征之间以解决技术问题为目的的 内在联系和协同作用，从而陷入割裂技术方案整体性的误区。而如何恰当划分 技术特征，正确评价技术方案的创造性，还应当回归创造性评价方法本身，回

① The invention claimed must normally beconsidered as a whole.When a claim consists of a” combination of features”,it is not corectto arguethat the separate features of the combination tuken by themselves are known or obvious and that”therefore”the whole subject -matter claimed is obvious. See,Guidelines for Examinationin theFuropeao Patent Office(November 2019),Part G-Chapter VII-17.
② 根据《专利审查指南》第一部分第二章第6节6.3,《中华人民共和国专利法》第二 条第三款所迷的技术方案，是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的 集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。




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归技术方案索要解决的技术问题及相应采取的技术手段。
坚持对技术方案进行整体性评价，在划分技术特征时应该结合发明的整体 技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果 的较小技术单元。如果划分技术特征时未恰当考虑该技术特征是否能够相对独 立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果，导致技术特征划分过细， 则容易低估技术方案的贡献度，不恰当限缩专利保护范围；相反，如技术特征 划分过宽，则容易不适当地扩大专利保护范围。在认定权利要求的创造性时， 区别技术特征的功能和技术效果是认定该权利要求实际解决的技术问题的根本 依据。在认定其功能和技术效果时，应注意权利要求限定的技术方案是否与说 明书中记载的具有特定功能、技术效果的技术方案具有对应性。如果二者存在 实质性差异，则需要根据权利要求限定的技术方案的具体情形，相应确定区别 技术特征能够实现的功能、技术效果。①
具体到本案中，本申请权利要求1为“活的减毒的细小病毒，其特征在于 所述细小病毒包含编码在衣壳蛋白的219位氨基酸处除了异亮氨酸以外的氨基 酸和/或在衣壳蛋白的386位氨基酸处除了谷氨酰胺以外的氨基酸的衣壳基因， 其特征在于所述细小病毒编码CPV2 血清型2a 、2b 或 2c 的衣壳蛋白或猫细小 病毒的衣壳蛋白，并且其特征在于所述细小病毒的非衣壳区域的一部分的DNA 片段被源自第二细小病毒的非衣壳区域的一部分的同源DNA片段所替代，其中 所述第二细小病毒的所述同源DNA片段携带减毒突变”。
结合本申请说明书载明发明目的、具体实施方式，可知：1.对比文件1中 氨基酸的突变位点不仅仅局限于细小病毒CPV2 的第219位和第386位点，同 时也并未明确公开衣壳蛋白第219位和第386位的突变具有减毒作用；2.对比 文件1病毒本身虽有减毒效果，但相对于对比文件1与野生病毒存在的差异， 无法推定对比文件1病毒本身的减毒效果是由第219位和第386位的突变带来

① 参见最高人民法院(2018)最高法行再131号行政判决书，载中国载判文书网，https://
wenshu.court.gov.cn/wcbsite/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index,html?docld=5cfaf 当事人；b6B97bb
418a99aaa380121952,2022年1月13日访问。





三、专利行政纠纷


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的，即对比文件1也未隐含公开第219位和第386位的突变具有减毒效果；3. 本申请明确减毒效果系由在特定突变位点选择特定病毒类型带来的。由此可以 进一步推知，在突变位点并不唯二且突变效果不能确定的情况下，突变位点及 病毒类型是具有选择性的。在此种情况下，被诉决定将权利要求1中“活的减 毒的细小病毒，所述细小病毒包含编码在衣壳蛋白的219位氨基酸处除了异亮 氨酸以外的氨基酸和/或在衣壳蛋白的386位氨基酸处除了谷氨酰胺以外的氨基 酸的衣壳基因”(突变位点的选择)及“所述细小病毒编码 CPV2 血清型2a、 2b 或 2c的衣壳蛋白或猫细小病毒的衣壳蛋白”(病毒类型的选择)两个技术特 征割裂开来进而认定对比文件1公开了本申请权利要求1在衣壳区域219和/或 386氨基酸位点进行突变的技术特征有所不妥。
编写人：北京知识产权法院宋晖 王仲阳