——某公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
最高人民法院(2020)最高法知行终97号行政判决书 2.案由：发明专利申请驳回复审行政纠纷
3.当事人
原告(上诉人):某公司
被告(被上诉人):国家知识产权局
【基本案情】
某公司就原国家知识产权局实质审查部门针对申请号为20108002××× x 、名称为“××××衍生物阻燃剂”的发明专利申请所作出的驳回决定向原 国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求。针对该复审请求，原专利复审 委员会作出复审请求审查决定，该决定认定：本申请权利要求1、4-6不具备 《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求2、3、 7、9、11-17不具备《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款规定的创造
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中国法院2022年度案例 ·知识产权纠纷
性，维持驳回决定。
某公司不服被诉决定，主张：本案应适用《专利审查指南》第二部分第十 章5.1节“化合物的新颖性”规定中的“但书”条款。即，对比文件1 虽然提 到了通式(1)中R 是1,2-亚乙基的化合物及其制造方法，但根据证据1, 在三乙胺的存在下，按照对比文件1记载的制造方法无法制造出通式(1)中R 是1,2-亚乙基的化合物。事实上，有机磷化学具有不可预测性，某一××× x 衍生物(比如本申请化合物)是否能够被成功制造，无法预先基于待使用的 碱和反应条件(包括催化剂和溶剂)来进行判断，证据2及证据3可佐证。由 此可见，在××××衍生物的制造反应中，并不存在某种统一的反应机理(比 如简单地除去氯化氢),对比文件1的公开不能破坏本申请权利要求1化合物的 新颖性。此时，因原告已经证明了对比文件1的方法无法获得本申请的化合物， 故举证责任应当转移给被告。
根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由中华人民共和国 国家知识产权局统一行使。国家知识产权局坚持被诉决定的意见。
对比文件1系公开日为1999年4月20日，公开号为特开平11-106619的 公开特许公报 (A) 日本专利文献及其部分中文译文，具体公开了阻燃性聚酯 及其制造方法。
证据1为发明人 Kimberly White博士在2014年02月28日至03月03日进 行的实验报告。
证据2为题为“××××,EDC Reactions with Various Bases,Catalysts,Sol- vents” 的实验结果表格。
证据3为Abrunhosa-Thomas等 ，“Alkylation of H-Phosphinate Esters under Basic Conditions”,J.Org.Chem.,第72卷，第2851～2856页，2007年。
【案件焦点】
化合物新颖性的判断中，“在申请日之前无法获得该化合物”这一但书条 款的证明规则。
【法院裁判要旨】
北京知识产权法院经审理认为：“在申请日之前无法获得该化合物”作为 消极事实，具有较高的证明难度。有鉴于此，在确定原告对此承担举证责任的 基础上，不应对其课以过高的证明标准。因对比文件1提到了权利要求1中的 化合物，故可以对比文件1为基础，结合现有技术，基于所属技术领域技术人 员的知识和能力进行判断。需要指出的是，由《专利审查指南》第二部分第四 章2.4节“所属技术领域的技术人员”规定可知，所属技术领域的技术人员应 当知晓申请口或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够 获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。 换言之，原告固然无须穷尽所有的现有技术方法，但其证明责任也绝非仅限于 机械套用对比文件1提及的原料和方法。与之相反，原告的证明范围不应排除 本领域技术人员基于对比文件1公开的内容，在其合理认知范围之内的可能会 选用的现有技术和原料。
首先，证据1采用对比文件1实施例的制备方法来尝试合成本申请权利要 求1的化合物。然而，证据1所记载的制备方式仅涵盖了潜在能够合成本申请 权利要求1限定的化合物制备方法范围中非常小的一个点值。在此情况下，该 证据的证明力并不足以覆盖对比文件1所涉及的制备方法。其次，证据1中仅 采用三乙胺作为碱尝试合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。三乙胺作 为众多有机碱中的一种，碱性不强，该证据仅能证明在使用三乙胺作为碱这样 特定的反应条件时无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。再次，证 据2的实验结果表格表明，本领域技术人员知晓如碱，溶剂等反应条件均系能 够影响有机磷化合物合成的重要因素，也会尝试改变上述条件来合成化合物。 这间接证明了本领域技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要 求1限定的有机磷化合物。而证据3亦不能推导得出权利要求1中的化合物不 能合成的结论。最后，如前所述，原告的举证责任尚未承担到位，故举证责任 并未转移，被告无须就该问题举证。综上所述，证据1~3并不足以证明申请日 之前无法获得权利要求1的化合物，权利要求1不符合《中华人民共和国专利
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法》第二十二条第二款的规定。
北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定， 判决如下：
驳回原告某公司的诉讼请求。
某公司不服一审判决，提起上诉。
最高人民法院同意一审法院的裁判意见。
【法官后语】
一 、化合物新颖性的判断规则
《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款规定：新颖性，是指在申请 日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公 开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向 国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
化学是一门实验科学，化学反应的多样性、复杂性导致化学发明能否实施往 往难以预测。即使现有技术中已记载了某一化合物的化学名称、分子式(或结构 式)等结构信息，也并不意味着以当时的技术一定是可以制备的。故而，化合物新 颖性的判断固然以结构异同的比较为主，但仍然不能排除因制备导致的特殊情况。
有鉴于此，《专利审查指南》中“化合物的新颖性”判断规则经过了多次 修改，但书条款“在申请日之前无法获得该化合物”应运而生。化合物新颖性 的判断规则也由“提到+能制造 →破坏新颖性”(2001年)变为“提到 →破坏 新颖性，但不能获得除外”(2006年至今)。
上述规则的改变产生的直接结果是举证责任的变化。在2001年的审查规则 之下，专利行政部门在审查化合物新颖性时，不仅需要审查现有技术文件中是 否“提及”该化合物，还要进一步考虑由该文件的指导能否制造或者能分离出 该化合物。而2006年以后的审查规则中，证明现有技术文件中所提及的化合物 是否可获得的责任则转移至申请人。此时，申请人如主张现有技术文件中提及 的化合物不能破坏其申请的新颖性，就需要面临但书条款“在申请日之前无法 获得该化合物”这一消极事实的证明问题。
三、专利行政纠纷
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二、“但书条款”———消极事实的一般证明规则
积极事实为肯定之事实，也就是当事人主张存在某种事实；消极事实即否 定事实，也就是当事人主张不存在某种事实。消极事实不能被直接证明，只能 通过相关的积极事实间接予以证明。罗马法确立的上述原则和规则对后世法律 规则产生了深远的影响。而一般认为，“消极事实”不含有任何物质形式，不 能直接为人们所感知，只能通过思维认识的特殊的客观事实的存在状态。①相 对于积极事实具有排他性、唯一性，消极事实具有兼容性和无限多样性。②
由于消极事实不具有任何物质形式，其不能直接被证明，只能通过与之相 关的积极事实进行间接证明。而且由于消极事实具有兼容性和无限多样性，在 某种情况下，其似乎不能被确切地予以证实，只能是无限程度地接近证明目的。
此时，对于申请人而言，证明一个消极事实无疑存在极高的难度。因此， 在应用但书条款判断化合物新颖性时，显然不应对申请人课以太高的证明责任， 要求其穷尽所有的技术手段进行实验以证伪也违反基本的科研规律。但同时， 证明标准仍应在合理范围内，即基于所属技术领域技术人员的知识和能力，结 合现有技术进行判断。本案即阐明了该观点，认定申请人不应仅止步于机械套 用所引用现有技术中提及的原料和方法，其证明范围应覆盖所属领域技术人员 在合理认知范围内可能会采用的现有技术和原料。
本案中，某公司所提交证据的缺陷主要有：第一，实验所覆盖的反应物和 点值范围过小，不足以涵盖对比文件1所涉及的主要制备方法；第二，其在实 验中仅使用三乙胺这种非典型性的碱作为合成原料以合成有机磷，偏离了对比 文件1的技术教导；第三，未就本领域技术人员所熟知的，常规的可能影响有 机磷化合物合成的重要因素进行尝试和实验。
综上，申请人的努力尚不足以在合理的范围内反证对比文件中所提及的化 合物在申请日之前实际上无法制得，证明责任尚不能转移。
编写人：北京知识产权法院宋晖 王仲阳
