——东方明日公司诉国家知识产权局商标权无效宣告请求行政案
【案件基本信息】 1.裁判书字号
北京市高级人民法院(2019)京行终1496号行政判决书 2.案由:商标权无效宣告请求行政纠纷
3.当事人
原告(上诉人):东方明日公司
被告(被上诉人):国家知识产权局 【基本案情】
诉争商标系第1115××××号“奔富酒园”商标,注册人为东方明日公 司, 申请日为2012年7月3日,核定使用在葡萄酒、白兰地、鸡尾酒、 米酒等商品上。南社布兰兹公司针对诉争商标提起无效宣告请求,原 国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2016]第84368号 《关于第11157214号“奔富酒园”商标无效宣告请求裁定书》(以下简称 被诉裁定) , 以诉争商标的注册构成2014年施行的《中华人民共和国 商标法》(以下简称2014年商标法)第四十四条第一款规定的“以其他 不正当手段取得注册”情形为由,裁定:诉争商标予以无效宣告。东方 明日公司不服,提起行政诉讼,并提交了203份诉争商标大量使用的证 据。
另查,被诉裁定对南社布兰兹公司依据2014年商标法其他相对条 款提出的无效宣告理由均未支持,并认定:诉争商标与“Penfolds”商标 在文字构成、整体外观等方面差异明显, 未形成一一对应关系。此 外,原审法院对东方明日公司在一审诉讼程序中提交的203份证据未予 认定。在二审诉讼程序中,东方明日公司再次提交了53份证据,用以 证明其相关上诉主张和事实依据;南社布兰兹公司补充提交了相关证 据用于反驳上诉理由。
【案件焦点】
诉争商标的注册是否构成2014年商标法第四十四条第一款规定的 “其他不正当手段取得注册”情形。
【法院裁判要旨】
北京知识产权法院经审理认为:诉争商标的注册构成2014年商标 法第四十四条第一款规定之情形。北京知识产权法院判决:驳回东方 明日公司的诉讼请求。
东方明日公司不服, 提起上诉。北京市高级人民法院经审理认 为:从翻译或音译来看,“Penfolds”与“奔富”之间并未形成一一对应关 系;在案证据足以证明诉争商标“奔富酒园”在中国大陆地区经过广泛 宣传和使用, 已形成一定的市场格局及对应的市场价值;“奔富”并非 舶 来 词 , 早在 1986 年 已被 中 国 企业 作 为 商 标 申请注册 , 远 早 于 “Penfolds”商标的申请日。南社布兰兹公司对中文“奔富酒园”商标并无 任何在先权利,诉争商标的注册并无在先权利障碍;东方明日公司及 其关联公司在酒类商品上申请注册的“木桐夫人”“ 宾利”等商标实际进行 了宣传使用;东方明日公司及其关联公司通过大量使用行为, 已与“奔 富酒园”之间建立一定的对应关系。综上,诉争商标的注册不宜直接以
2014年商标法第四十四条第一款进行规制。被诉裁定、一审判决相关 认定与在案事实不符。此外,原审法院对东方明日公司在一审诉讼中 提交的大量商标使用证据未予认定亦有不当。
北京市高级人民法院判决:一、撤销一审判决;二、撤销被诉裁 定;三、国家知识产权局就诉争商标重新作出裁定。
【法官后语】
近年来,抢注国内外知名商标, 囤积商标待价而沽、恶意维权现 象较为突出,冲击了正常的商标注册秩序。针对欺骗手段以外的其他 不正当手段取得注册的行为,可适用商标法第四十四条第一款“其他不 正当手段取得注册”予以规制。需要强调的是,该条款并非“放之四海 而皆准”的“万能条款”。若不加限制地对该条款进行扩大适用,无视商 标权人基于商标使用而积累的商誉,随意以商标注册损害公共利益为 由宣告商标无效,会导致利益失衡,有悖于我国商标先申请制度及使 用权保护。
审查判断诉争商标是否属于“其他不正当手段取得注册”,要考虑 其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正 当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。同时,根据 司法实践,诉争商标申请注册的时间较早,且在案证据能够证明诉争 商标申请人对诉争商标具有真实使用意图并实际投入商业使用的,可 以根据具体情况,采取审慎态度,认定诉争商标不构成“以其他不正当 手段取得注册”的情形。
具体案件的认定,应充分考虑案件的具体事实和商标注册背景、 涉案商标的现有商业状况、权利冲突的原因及性质、公共利益是否受 损以及受损程度、涉案主体对商标的商业使用和商誉积累做出的贡献
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程度等因素,不能仅以商标申请注册数量任意扩大适用商标法第四十 四条第一款的规定,导致无效请求人不用承担“证明其自己的商标使用 且具有高知名度、诉争商标注册存在恶意、混淆”等基本的举证义务, 即可利用“损害公共利益”为由,实质上对他人已有的商标私权给予“全 商品类别、无期限限制的打击”。
本案“Penfolds”标志与“奔富酒园”中文并非对应翻译关系,诉争商 标“奔富酒园”在中国大陆地区经广泛宣传和使用, 已形成一定的市场 格局和稳定的消费群体。东方明日公司并无囤积商标或转让牟利的情 形。不能仅依据东方明日公司及其关联公司曾申请过多件商标,当然 认定其上述申请注册商标的行为扰乱了正常的商标注册管理秩序。地 域性是商标权保护的一项基本原则。南社布兰兹公司系“Penfolds”商标 权利人,但其并未实际使用过“奔富”或“奔富酒园”商标。相反,诉争商 标经过东方明日公司在葡萄酒等商品上大量宣传和使用已成为该公司 重要资产,若被无效,有违对该商标的商誉和市场价值做出实质性贡 献主体的保护,既不符合商标法立法本意,亦不符合基于商标授权后 的信赖利益保护。营商环境的塑造目的是为企业提供公平竞争与发展 的法治环境, 而非强化非公益的干预。现行商标法第四条已修正适 用, 足以规制不以使用为目的的恶意注册行为。因此,根据在案事 实,本案不宜再扩大适用商标法第四十四条第一款的规定。
编写人:北京市高级人民法院 孔庆兵
