某火锅店诉某饭店、咨询公司侵害商标权及不正当竞争案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
江苏省镇江市中级人民法院(2022)苏11民终3707号民事判决书 2.案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷
3.当事人
原告(上诉人):某火锅店
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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷
被告(被上诉人):某饭店、咨询公司
【基本案情】
某火锅店成立于1997年7月16日，经营范围为饮食服务等。其涉案商标1 于1993年9月24日申请，并于1994年12月28日经核准注册，核定服务项目 为第42类：备办宴席、餐馆、火锅馆等；涉案商标2于2012年7月7日经核 准注册，核定服务项目为第43类：餐厅等，上述二商标均在有效期内。经过持 续宣传和推广，某火锅店于1994年12月被认证为中华老字号，并在1994年至 2014年获得“市著名商标”等多种荣誉。其于2021年10月11日发现，某饭 店在某点评网开设店铺从事传统中餐服务，门头使用涉案商标字样，其中最早 的评论日期为2016年4月。
【案件焦点】
某饭店的在先使用抗辩能否成立。
【法院裁判要旨】
江苏省镇江经济开发区人民法院经审理认为：某饭店系其经营者朱甲父亲 朱乙因在某市经营蒸馒头而设立，在1989年首次使用涉案商标作为字号，早于 涉案商标的注册时间。朱甲在接手该饭店后继续使用涉案字号注册在企业名称 中，具有历史延续性和合理性，因此某饭店对涉案字号享有合法的在先权利。 某饭店仅在某市开设一家，且本身并不经营火锅，餐饮消费者尤其是某市区域 的消费者进入该饭店即知晓店内相应商品及服务的提供者是某饭店，不会使普 通消费者误认为该商品来源于某火锅店，不构成商标侵权和不正当竞争。
江苏省镇江经济开发区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十九 条第三项，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条，《中华人民共和国民事 诉讼法》第一百四十五条规定，判决：
驳回某火锅店的诉讼请求。
某火锅店不服一审判决，提起上诉。
二、知识产权权属、侵权纠纷 103
江苏省镇江市中级人民法院经审理认为：在先使用抗辩成立一般需满足以 下条件：(1)使用在先；(2)有一定影响；(3)未突破原使用范围。首先， 在案证据能够证明某饭店至少自1989年开始并持续使用涉案商标从事餐饮行 业，早于涉案商标申请注册时间，也早于某火锅店成立时间，系使用在先。其 次，某饭店持续三四十年在同一经营地址使用其字号，可以认定其在某市这一 地域具备了一定影响。最后，对原有范围的判断，应当以在先使用人使用其未 注册商标所形成的商誉所及范围为主要判断依据，主要考量商标使用的地域范 围和使用方式。某饭店一直在某市经营，从事饭酒菜、馒头业务，在该区域已 形成一定的商誉，虽然其在某火锅店涉案商标注册后开始使用涉案字号入驻某 点评网，但该网络店铺指向的仍是原来的实体店，经营范围仍是传统中餐服务， 且从某火锅店提交的公证书来看，公众需要先选择“某市”才能在某点评网搜 索到某饭店，可见其所辐射的消费群体未突破原有的地域范围，不应认定为突 破原使用范围。
江苏省镇江市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七 十七条第一款第一项规定，判决：
驳回上诉，维持原判。
【法官后语】
商标侵权案件中，在先使用人提出在先使用权抗辩时，被控侵权标识是否 在先使用及有一定影响、有无突破“原使用范围”是案件审理的重点和难点。 本案的难点有两个，一是个体工商户的经营者领取营业执照前，家庭成员曾共 同经营另一相同字号的个体工商户，字号的开始使用时间如何认定；二是在先 使用人在商标权人注册商标后入驻某点评网，是否突破“原使用范围”。
一、关于字号的在先使用时间认定
本案被诉侵权标识是个体工商户的字号，《中华人民共和国民法典》将个 体工商户规定在自然人一章中，可见个体工商户不具有独立的法律人格，其在 经营过程中产生的权利义务最终由其经营者承担，法院考虑到个体工商户的法 律人格与其经营者高度重合，将经营者的父亲以家庭经营方式在相同经营范围
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和经营场所使用字号的行为，认定为经营者使用字号的开端，充分尊重了涉案 字号的历史渊源，体现了情、理、法的有机统一。
二 、关于在先使用人在商标权人注册商标后入驻某点评网，能否认定突破 “原使用范围”
该问题需结合商标法的基本原理和在先使用抗辩制度的设立初衷来理解。 我国商标保护制度采用商标注册制，即商标的专用权和排他权因申请注册而 取得，不考虑其是否实际使用。但商标的生命在于使用，只有通过商业活动 中的实际使用行为，商标才能成为区分不同商品或服务来源的标志，从而实 现其价值，而基于该种使用行为而产生的商誉理应予以保护。商标在先使用 抗辩制度保护的客体，即是在先使用人通过在经营活动中实际使用相关标识 所累积的商誉，该制度通过赋予在先使用人在先权利，限制商标权人的部分 专用权，弥补了商标注册主义不关注实际使用行为的缺陷，契合了商标法以 商标使用为灵魂的宗旨。但是，对在先权利的保护应当限定在合理范围内， 否则将对商标注册人的合法权益产生冲击，从而动摇商标注册制这一商标法基 本制度，“原使用范围”的规定即合理限定了对在先使用人享有的在先权利的 保护范围。
本案以在先使用行为实际创造的商誉所及范围作为“原使用范围”的判断 依据，回归了《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款的立法本意。
在确定“原使用范围”时，可以考量商标使用的地域范围和使用方式，应 当充分考虑商标的类型及所处行业的特性。就本案而言，涉案商标系服务商标， 且处于餐饮行业，流动性较弱，往往只能向某一特定区域范围内的消费者提供 服务，外地消费者需选择实体店所在城市才能在某点评网等平台搜索到该店铺， 在先使用人即使进行网络宣传或者从实体销售入驻某点评网等平台提供订餐、 外卖等服务，其网络店铺指向的仍是原来的实体店和经营范围，商誉所辐射的 地域范围有限，故该种经营方式的变化不宜认定突破原使用范围。
在先使用人在互联网浪潮冲击下，顺应时代需要，打破原有经营模式，探 索新的经营方式值得鼓励，其在网络平台的使用方式仍与实体店原有的使用方
二、知识产权权属、侵权纠纷
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式保持一致，如本案中仅作为字号使用且仅在店铺门头中使用，并未在网络店 铺发现其他突出使用行为，则可以判断其主观上不具有攀附的故意，客观上亦 不会造成相关公众的混淆和误认。此种情况下，认定突破原使用范围，不利于 鼓励诚信经营者进行技术更新、创新经营方式、实现可持续发展。
编写人：江苏省镇江市中级人民法院孔金燕
