——装修公司诉刘某侵害商标权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
北京知识产权法院(2021)京73民终2049号民事判决书
2.案由：侵害商标权纠纷 3.当事人
原告(被上诉人):装修公司 被告(上诉人):刘某
【基本案情】
装修公司系新加坡从事室内设计的公司，于2005年4月8日在中国申请注 册涉案商标，2014年8月14日获准注册，核定使用在商业建筑设计等服务上。
2003年7月23日，咨询公司在建筑制图等服务上申请注册涉案商标，于 2006年1月转让至刘某。2013年12月30日，原商标评审委员会裁定，涉案商 标的注册构成对代理人、代表人在先商标的抢注，不予核准注册。刘某不服提 起行政诉讼。2017年7月18日，法院作出终审判决，认定该商标构成商标法 所规定的禁止代理人、代表人抢注的情形。2017年5月18日，刘某就涉案商 标签订许可使用声明，许可咨询公司、设计公司等公司在全国范围内使用。
经查，刘某为咨询公司、设计公司法定代表人的母亲。在先生效判决认定 装修公司使用涉案商标提供相关服务的时间早于咨询公司及其关联公司。
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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷
【案件焦点】
在先使用者的商标来源具有明显的不正当性或攀附目的，能否属于先用权 抗辩制度保护的先用者，能否产生对抗注册商标权利人侵权主张的效力。
【法院裁判要旨】
北京市朝阳区人民法院经审理认为：民事主体在申请注册商标时，应当对 在先申请注册商标以及已获准注册的商标进行合理的避让。在后申请的商标未 获准注册之前，申请人不得以此为由，未经商标权人许可在同一种或类似服务 上使用与注册商标相同的商标。本案中，在涉案商标已于2014年8月14日获 准注册的情况下，刘某于2017年5月18日签订商标许可使用声明三份，许可 咨询公司等使用尚未被核准注册的涉案商标。该行为容易使相关公众误认为其 提供的服务来源于装修公司，或与装修公司存在关联关系，从而可能造成相关 公众的混淆误认，侵害了装修公司对涉案商标享有的注册商标专用权。
北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一 项、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定， 判决：
一 、刘某于判决生效之日起立即停止在第42类室内装饰设计等服务上使用 涉案商标标识；
二 、刘某于判决生效之日起三十日内履行在报纸上登载声明的义务，消除 因侵犯商标权行为给装修公司造成的不良影响；
三 、刘某于判决生效之日起十日内赔偿装修公司经济损失2万元及合理开 支1万元；
四 、驳回装修公司的其他诉讼请求。 刘某不服一审判决，提起上诉。
北京知识产权法院经审理认为：《中华人民共和国商标法》第五十九条第 三款规定了“在先使用抗辩权”制度，在先使用行为必须基于善意，如果在先 使用者的商标来源具有明显的不正当性或攀附目的，违背诚实信用原则、缺乏 合理性的使用行为当然不能获得法律的保护，更不能产生对抗注册商标权利人
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侵权主张的效力。
涉案商标的注册构成《中华人民共和国商标法》第十五条“代理代表人抢 注”之情形。即便咨询公司在先使用了诉争商标，但其将基于代理代表关系获 得的商标作为自有商标加以使用，具有明显的攀附目的，本身并非善意，违背 了诚实信用原则，不属于先用权抗辩制度保护的善意先用者。因此，刘某主张 咨询公司及其他关联公司使用涉案商标具备在先权基础的抗辩理由不能成立。
北京知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一 款第一项规定，判决：
驳回上诉，维持原判。
【法官后语】
《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定了商标在先使用的问题， 即如使用人能够证明其在商标注册权利人之前已使用了商标，且该使用已具有 一定影响，可豁免商标侵权责任。本案中，刘某以被控侵权商标系其在先使用 且有一定影响的商标为由进行抗辩，主张商标侵权不成立。
一 、商标先用权抗辩制度的立法目的
商标的本质在于区分商品和服务的来源，商标的价值和商誉的凝聚体现在 实际使用过程中。因此只有投入实际使用的商标才具备法律保护的必要和正当 性。在我国施行商标“先申请”原则下的注册制度，因注册取得商标专用权。 商标注册制度虽具有公示性，有利于权利的确认、交易的开展和纠纷的解决， 但注册取得制忽视了未注册商标先使用人的正当利益，容易导致商标恶意抢注 的现象泛滥。因此，我国在2013年修正《中华人民共和国商标法》时引入了 在先使用权抗辩制度，通过对注册商标禁用权加以限制，允许在先使用并有一 定影响的商标在原有范围内继续使用，以此平衡商标注册人与商标在先使用人 之间的利益，以弥补单一注册制下商标权取得方式所产生的缺陷，鼓励和保证 公平竞争，维护正常市场秩序。
二、商标先用权抗辩成立的条件
如前所述，商标先用权抗辩制度设计，在于保护商标在先使用人的合法权
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益，防止因商标恶意抢注行为导致在先使用的未注册商标权益遭到侵犯。实践 中，该条款的成立一般需满足以下要件：(1)他人具有在与注册商标相同或类 似商品上在先使用相同或近似商标的客观事实；(2)该在先使用的商标应具有 一定影响；(3)被诉行为仅在“原使用范围”内使用。
第一，关于在先使用的客观事实，应当满足“双优先”原则，即他人使用 商标早于注册商标“申请日”,亦早于商标注册人对商标的使用时间，以此排 除在先使用人具有恶意、攀附他人的情形。
第二，关于在先使用具有一定影响，是对使用行为“量”的考量。商标法 保护未注册商标的前提是未注册商标经使用已产生需要商标保护的利益。根据 体系解释的原则，《中华人民共和国商标法》第三十二条及第五十九条中“有 一定影响的商标”表述含义应当一致，即并不要求在先使用的商标具有比肩驰 名商标的较高知名度，或延及较大的地域范围，只需达到经过使用使得商标在 使用地域内起到识别作用，为特定地域或领域内的相关公众所知悉即可。发挥 了识别商品来源功能的商标即应获得商标法的保护。
第三，关于“在原有范围”内使用。应综合考虑商标所使用的商品、标 识、使用方式、使用地域及使用主体等因素，以维持在先使用的原有状态和商 誉所及范围为限，必要时附加区别标识。如此确保后续使用行为仍为善意且合 理，避免冲击商标注册权人的利益。
三 、基于善意和诚信是在先使用抗辩成立的核心考量因素
任何人不得因违法行为获益是一项基本的法理。诚实信用原则是民事主体 从事活动应遵循的基本原则，也是商标法的基本原则。基于在先使用抗辩制度 利益平衡的立法目的，在先使用人和注册商标权利人均需秉持诚实信用原则， 不存在恶意攀附、抢注商标等不正当情形。这就要求商标注册人应为善意注册， 在先使用人应基于善意合法使用商标。在先使用成立的条件中的“双优先”且 产生一定影响，在“原有范围内”使用等规定，其实质均是围绕善意和诚实信 用原则下的具体考量，以此约束使用者的主观状态，避免攀附涉案商标的故意， 合理地延续合法拥有的在先权利，发挥商标区分来源的功能价值。只有善意的
二、知识产权权属、侵权纠纷
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在先使用者才可能免予承担侵害注册商标专用权的法律责任。
本案中，刘某系咨询公司、设计公司法定代表人的母亲，咨询公司、设计 公司与装修公司经营领域相近似。刘某主张在先使用的涉案商标，已被生效裁 判认定构成“代理代表人抢注”之情形。结合在案的证据和生效判决的结论， 可以证明刘某明知装修公司商标的存在，却在相同或类似服务上使用并抢注标 识完全相同的涉案商标，其行为自始具有攀附装修公司商标和企业声誉的不正 当性，有违诚实信用原则。在使用商标的时间节点和使用行为的主观状态上， 均不符合在先使用抗辩的成立要件。基于善意、合法的在先使用行为才能产生 被保护的权益，如果使用行为是基于侵权使用则当然不能成立在先使用抗辩。 本案刘某及其授权的公司使用被诉商标的行为存在明显搭便车、傍名牌的意图， 具有使公众对商品来源产生混淆的故意，不构成在先使用。
编写人：北京知识产权法院范米多
