——乳制品公司诉国家知识产权局商标申请驳回复审决定行政案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
北京知识产权法院(2021)京73行初323号行政判决书 2.案由：商标申请驳回复审决定行政纠纷
3.当事人
原告：乳制品公司
被告：国家知识产权局
【基本案情】
原告系诉争商标的申请人。商标标志由英文 “PROUDLY”“WISCONSIN” “CHEESE” 与图形组成(详见附图)。诉争商标指定使用在“乳制品，即产自 威斯康星州的奶酪、奶酪抹酱、加工过的奶酪和奶酪食品”商品上。
原告向被告国家知识产权局申请诉争商标在中国的领土延伸保护申请被驳 回，后向被告申请复审。被告经复审于2020年1月3日作出《关于国际注册第
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14347××号“PROUDLY WISCONSIN CHEESE 及图”商标驳回复审决定书》(以 下简称被诉决定)。被告在被诉决定中认为，诉争商标中含有公众所熟知的外 国地名“WISCONSIN” (译为“威斯康星州”),且诉争商标整体未形成强于 地名的特定含义，已构成《中华人民共和国商标法》第十条第二款所指的不得 作为商标使用的情形，故依照《中华人民共和国商标法》第十条第二款、第三 十条和第三十四条的规定，决定驳回诉争商标指定使用在第29类复审商品上在 中国的领土延伸保护申请。原告不服该决定，于法定期限内诉至北京知识产权 法院。
原告诉称：第一，诉争商标中包含的“WISCONSIN” 为原告注册地和营业 地，仅表示原告及其产品真实所在地，并不会造成公众的混淆或误认；且除了 “WISCONSIN” 以外，诉争商标还有其他显著部分，整体上含有其他含义，诉 争商标可以作为商标使用和注册。第二，诸多公众知晓度很高的外国地名均已 作为商标或商标的一部分获准注册，被告审查标准不一致。第三，法院也通过 判决认可了多个包含公众知晓度很高的外国地名商标具有可注册性。第四，诉 争商标是集体商标。原告请求法院撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。
被告提交的商标档案显示诉争商标系集体商标，经询，被告也认可诉争商 标系集体商标，但被告辩称，原告至今未提交主体资格证明文件、使用管理规 则等材料。
诉争商标的标志见下图：
【案件焦点】
诉争商标的注册申请是否违反《中华人民共和国商标法》第十条第二款之 规定。
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【法院裁判要旨】
北京知识产权法院经审理认为：诉争商标中 “CHEESE” 的通常含义是 “奶酪” “PROUDLY” 的中文含义是“骄傲地、得意地”等； “WISCONSIN” 的中文含义系“威斯康星州”,属于公众知晓的外国地名。由于诉争商标还包 含显著性较强的英语单词“PROUDLY”, 且外国地名“WISCONSIN” 系集体商 标的组成部分。因此，诉争商标未构成《中华人民共和国商标法》第十条第二 款规定的不得作为商标的情形，被诉决定适用法律有误，本院依法予以撤销。 至于诉争商标作为集体商标在中国的领土延伸保护申请是否应当予以核准，被 告可以在重新作出复审决定时适用相关法律规定进行审查。
北京知识产权法院判决如下：
一 、撤销被告国家知识产权局作出的《关于国际注册第14347××号 “PROUDLY WISCONSIN CHEESE 及图”商标驳回复审决定书》;
二 、被告国家知识产权局就原告乳制品公司针对国际注册第14347××号 “PROUDLY WISCONSIN CHEESE 及图”商标提出的驳回复审申请重新作出 决定。
判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。
【法官后语】
一、《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十条第二款规 定的“除外”情形
《商标法》第十条第二款规定“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的 外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明 商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”该法条规定的 “除外”情形包括两种情形：一是地名具有其他含义；二是地名作为集体商标、 证明商标的组成部分。
第一种情形具体是指地名本身或者包含地名的商标具有强于地名的其他含 义，或者包含地名的商标经长期使用已经被相关公众视为商标，获得了法律上
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的第二含义。第二种情形是基于集体商标与证明商标的特殊性。集体商标是指 以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表 明使用者在该组织中的成员资格的标志。证明商标是指由对某种商品或者服务 具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或 者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他 特定品质的标志。许多集体商标与证明商标具有地域性，商标可能包含组织及 其成员所在地，也可能包含商品的原产地，若一律禁止集体商标与证明商标使 用县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，将使上述商标无法充分 发挥识别商品来源或证明商品特定品质的作用。
本案中，诉争商标所包含的“WISCONSIN” 虽属于公众知晓的外国地名， 但诉争商标属于集体商标，“WISCONSIN” 只是作为诉争商标的构成要素之一， 因此，诉争商标符合《商标法》第十条第二款规定的第二种“除外”情形。
二 、包含地名的集体商标可能违反《商标法》其他禁止性规定
有观点认为，集体商标与证明商标构成《商标法》第十条第二款规定的第 二种“除外”情形有一个前提条件，即集体商标与证明商标除了地名之外还包 含有显著性较强的其他构成要素，如本案中，诉争商标还包含有显著性较强的 构成要素 “PROUDLY”, 故符合该前提条件。
笔者认为，上述观点并无不当之处，但缺乏必要性。如果集体商标仅由显 著性较弱的图形与 “WISCONSIN” 或仅由 “WISCONSIN” 构成，该商标可能 缺乏显著性，构成《商标法》第十一条第一款第二项或第三项规定的不得作为 商标注册的情形，没有必要在第十条第二款规定的“除外”情形中再附加这一 前提条件。
集体商标与证明商标构成《商标法》第十条第二款规定的第二种“除外” 情形，并不代表集体商标与证明商标均能将县级以上行政区划的地名或者公众 知晓的外国地名作为标志的构成要素，包含地名的集体商标与证明商标还应当 符合商标法的其他规定，如《商标法》第十条第一款第七项、第十一条、第十 六条之规定。也就是说，国家知识产权局审查包含地名的集体商标和证明商标
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的注册申请时，不应适用《商标法》第十条第二款驳回注册申请，但如果该商 标具有欺骗性或缺乏显著性，则应当适用第十条第一款第七项、第十一条或第 十六条驳回注册申请。
三 、申请人自身过错不是包含地名的集体商标可以适用商标法第十条第二 款予以驳回的理由
《商标法》第三条第四款规定：“集体商标、证明商标注册和管理的特殊事 项，由国务院工商行政管理部门规定。”《中华人民共和国商标法实施条例》第 十三条第六款规定：“申请注册集体商标、证明商标的，应当在申请书中予以 声明，并提交主体资格证明文件和使用管理规则。”《集体商标、证明商标注册 和管理办法》对申请注册集体商标、证明商标应当提交的材料作了详细的 规定。
本案中，诉争商标属于国际注册商标，且该商标是集体商标，原告在向国 家知识产权局申请诉争商标在中国的领土延伸保护申请时，应当按照相关规定 提交主体资格证明文件和使用管理规则。而原告未提交主体资格证明文件和使 用管理规则，甚至在审查阶段、复审阶段均未明确声明诉争商标是集体商标， 导致国家知识产权局将诉争商标视为普通商标进行审查，原告自身存在过错。 但原告自身过错并不是诉争商标可以适用商标法第十条第二款予以驳回的理由。 由于诉争商标确实是集体商标，被告在被诉决定中未查明该事实，进而适用法 律错误，应当予以撤销。至于诉争商标作为集体商标在中国的领土延伸保护申 请是否应当予以核准，被告可以在重新作出复审决定时适用《中华人民共和国 商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册和管理办法》的相关规定进行 审查。
编写人：北京知识产权法院 王建宏
