外表使用透明材料的被诉侵权设计与外观设计专利侵权比对的具体规则

——机械公司诉吴某荣等侵害外观设计专利权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
上海市高级人民法院(2022)沪民终38号民事判决书
2.案由:侵害外观设计专利权纠纷 3.当事人
原告(上诉人):机械公司
被告(被上诉人):吴某荣、陈某林 被告:技术公司
【基本案情】
机械公司是名为“食品成型加工设备”外观设计专利(以下简称涉案专 利)的专利权人,专利申请日为2016年9月29日,授权日为2017年2月22 日,专利目前处于有效状态。该专利简要说明载明,本外观设计产品用以将软 质食品分切加工为具有特定外形的食品,最能表明设计要点的图片或照片为立 体图(见附图一)。
2020年10月22日,机械公司委托代理人从购物平台网店购买了一台小型 粉圆机,支付了货款11798元。其和商家的聊天记录显示,商家称“我们卖得 很多,客户反映都不错……我们线下和其他平台出货多,这边刚开始呢……我 们是工厂店,都是生产线呢”,并支出公证费4000元。




172 中国法院2023年度案例 ·知识产权纠纷

当庭拆封所购买的产品(见附图二),产品上及外包装上无生产企业信息。 产品正面右上角有“YU×××”标识。经比对,被控侵权产品与机械公司涉案专 利外观设计的侧视图、俯视图无实质差别。主要区别为:被控侵权产品前后面 板均为透明面板,可见产品内部的辊等结构;而涉案专利外观设计的前后面板 为不透明材质,不能看见产品内部结构。此外,被控侵权产品前面右上角有一 个较大的按键,下方有两个较小的按键;而涉案专利外观设计前面无按键。
陈某林在第7类的厨房用电动机器等商品注册有 “YU-x××” 商标;且陈某 林于2018年12月6日在社交平台发布2019年产品电子图册,该图册中有一款采 用透明面板的粉圆机产品,于2020年10月4日在社交平台发布方形保温桶的产 品图片,该图片上呈现有两排标有“YU××x”标识的小型商用粉圆机包装箱。
陈某林于2018年1月25日申请名为“粉圆机”的外观设计专利,于2018 年9月4日获得授权。该外观设计专利附图显示,产品前后无面板或透明面板, 可见产品内部的辊等结构;前面右上角有一个较大的按键,下方有两个较小的 按键。2020年11月24日,该外观设计专利被机械公司申请无效成功。
技术公司系购物平台的经营者,吴某荣系涉案网店的经营者。根据技术公 司核查后台的系统信息,被控侵权产品 ID 于2021年1月19日下架,实际成交 销售数量为1件,销售金额为11798元。
2021年1月5日,机械公司向上海知识产权法院提出诉请,请求法院判令 吴某荣、陈某林、技术公司立即停止侵害涉案专利;吴某荣、陈某林连带赔偿 机械公司经济损失100万元、合理费用10万元。
附图一 附图二





二、知识产权权属、侵权纠纷 173

【案件焦点】
1.按照“整体观察、综合判断”的外观设计侵权比对标准,材料是否透 明、图案如何、内部结构是否应当成为侵权评判的因素;2.压片辊轮、制丸辊 轮、刀辊、切刀等内部结构是否属于功能性设计特征,从而是否应当纳入侵权 比对的范围。
【法院裁判要旨】
上海知识产权法院经审理认为:被控侵权产品与涉案专利产品为相同种类 产品。经比对,被控侵权产品与涉案专利外观设计的主要区别为两者前后面板 因使用不同材质导致的视觉效果差异。涉案专利设计的前后面板为不透明面板, 不能看见产品的内部结构;被控侵权产品的前后面板为透明面板,可以看见产 品的内部结构。对于外表使用透明材料的产品,通过透明材料能观察到的产品 内部的形状、图案和色彩,应当视为该产品外观设计的一部分。被控侵权产品 透明面板约占前后面板二分之一的面积,透过面板可见的产品内部结构对整体 视觉效果有重要影响。被诉侵权设计与机械公司涉案专利在整体视觉效果不相 同、不近似,被诉侵权设计未落入涉案外观设计专利权的保护范围,对机械公 司的诉讼请求不予支持。
上海知识产权法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六 十四条第二款,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问 题的解释》第八条、第十条、第十一条之规定,判决如下:
驳回原告机械公司的全部诉讼请求。 机械公司不服一审判决,提起上诉。
上海市高级人民法院经审理认为:压片辊轮、制丸辊轮、刀辊、切刀等部 件具有功能性,但该些部件的形状和组合方式并不唯一,其组成的外观设计仍 会呈现出多种设计可能性,给使用者带来不同的视觉美感。故被控侵权产品的 内部结构并不由功能唯一限定,不属于功能性设计。外观设计侵权判断遵循 “整体观察,综合判断”的基本方法。所谓“整体观察,综合判断”,是指一般 消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化,来判断外观设计专利与被控侵




174 中国法院2023年度案例 · 知识产权纠纷

权产品设计的视觉效果是否具有明显区别;在判断时,一般消费者对于外观设 计专利与被控侵权产品设计,可视部分的相同点和区别点均会予以关注,并综 合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。对于外表使用透 明材料的产品,通过人的视觉能观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩, 应当视为该产品的外观设计的一部分。本案中,尽管被控侵权产品与涉案专利 外观设计整体框架近似,但被控侵权产品透明面板约占前后面板二分之一的面 积,通过一般消费者的视觉可以观察到被控侵权产品的内部结构,而涉案专利 外观相应部位由不透明面板遮挡,其内部结构不可见,从整体上观察,两者视 觉效果不相同,也不近似。
上海市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条 第一款第一项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。

【法官后语】
根据《中华人民共和国专利法》第二条第四款和《最高人民法院关于审理 侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于审理侵犯 专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》的相关规定,外观设计专利 侵权判断遵循“整体观察,综合判断”的基本方法,即从一般消费者的视觉感 观出发,从整体上而不是仅依据局部的设计变化,来判断两者的视觉效果是否 具有明显区别;区别时需要关注到两者可视部分的相同点和区别点,但对整体 视觉效果的影响大小和程度,需要结合观察方式和公共政策等因素综合判断。
被诉侵权设计的产品外观与授权外观设计专利整体形状相同,但是由于前 者外表或者部分构件的外表使用了透明材料,相对于后者而言,的确会给一般 消费者带来不同的视觉感观。但是,这种视觉感观的差异是否必然导致两者不 相同或不近似,不能一概而论,仍然需要在“整体观察,综合判断”基本方法 的框架下,遵循以下规则予以判断。
一是对于外表使用透明材料的产品,通过人的视觉能够观察到的其透明部 分以内的形状、图案和色彩,应当视为该产品的外观设计的一部分,纳入侵权





二、知识产权权属、侵权纠纷


175


比对范围。这正是由于侵权判断的基准为一般消费者的视觉感观,只要能够为 一般消费者的视觉感觉和观察到的部分,无论部分大小,视觉效果影响程度高 低,均视为该产品外观设计的组成部分。这一点,在同类案件审理中均得到明 确。①本案中,透过被控侵权产品的前后面板,可见该产品的内部结构,故应 当将此内部结构纳入侵权比对范围之中,即从不同视角来观察比较被控侵权产 品和涉案专利的视图。
二是相同或相异部分对于一般消费者整体视觉效果的影响。除局部外观设 计获得授权的情况外,产品外观是作为一个整体吸引消费者眼球的产品,在外 观设计方面的微细差异,通常不会引起消费者的注意。被诉侵权设计的产品外 表或部分构件的外表使用透明材料,导致其与授权外观设计专利在视觉感观方 面产生的差异,需要置于整体观察的视角下判断差异的影响程度。比如,有的 产品尽管采用了将不透明材料替换为透明材料,或者将透明材料替换为不透明 材料的制作手法,但并不足以导致消费者整体视觉效果产生实质性差异,应当 依法被认定为近似。②而在本案中,被控侵权产品透明面板约占前后面板二分 之一的面积,透过面板可见其主要内部结构,在整体视觉效果产生显著影响, 可以说被诉侵权设计与涉案专利设计外观不相同也不近似。
三是否存在着公共政策的考虑,可以将视觉效果的影响弱化或忽略。知识 产权本身就是公共政策的产物,在知识产权赋权和侵权认定中,融入公共政策
① 最高人民法院(2020)最高法民申5783号民事裁定书,载中国裁判文书网,ht- tps://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZOBXSK4/index.html?docld=SL0mL5F
Wlp2XH3j28znoa5HuXqaONE3amxBMIddN26PETi+NdutfN/UKq3u+IEo4w40aGAbnG2A8A8lfem2NX
SNO5NRB6QgWvb77MR4zDn4krAirig2dqELunFeullU2,最后访问时间:2023年2月6日。广东省 高级人民法院(2020)粤民终2849号民事判决书,载中国裁判文书网,https://wenshu.court gov.cn/website/wenshu/181107ANFZOBXSK4/index.html?docId=zWwP3sOYntxAxQBuBk49RvbS4
PsNuKgFVsOL4eXfOHh4DPQIUJr385/UKq3u+IEo4w40aGAbnG2A8A8lfem2NXSN05NRB6QgWvb77M R4zDn7LTnXG4cIzouMAjLODxF3P,最后访问时间:2023年2月6日。
② 浙江省高级人民法院(2019)浙民终1764号民事判决书,载中国裁判文书网,ht- tps://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZOBXSK4/index.html?docld=708DqiUC
GXOPsiNyosKziuLYWqqmlewQ1Jwm/vm8Xq97q5VWb8UGIPUKq3u+IEo4w40aGAbnG2A8A8Ifem2N
XSN05NRB6QgWvb77MR4zDn5m4yy7ndCzrVHuX1hH9ycG,最后访问时间:2023年2月6日。




176 中国法院2023年度案例 ·知识产权纠纷

因素的考量必不可少。在外观设计专利侵权比对中,需要重点保护体现新颖性 的设计特征,弱化惯常设计特征,排除功能性设计特征。本案中,涉案外观设 计专利用于食品成型加工设备,整体呈现长方体结构,面板、格栅、进料辊、 进料引导板上下排列组合形式较为普通,新颖性特征并不突出。上诉人意图将 被诉侵权产品和涉案专利区分为外部和内部两个部分进行侵权比对,主张导致 视觉效果显著不同的内部构件属于功能性设计特征,从而将其排除在侵权比对 范围之外,而外部长方形结构两者相同,从而得出两者整体视觉效果近似,构 成侵权的判断结论。但是,从证据来看,压片辊轮、制丸辊轮、刀辊、切刀等 部件是具有功能性,但该些部件的形状和组合方式并不唯一,仍然存在着多种 多样的形状和组合方式;况且,将整个产品人为地区分为内外两个部分进行比 较,也违反了整体观察的比对规则。因此,综合考虑上述因素,一审、二审法 院的裁判观点是一致的,被诉侵权设计和涉案专利既不相同,也不近似,故不 构成侵权。
编写人:上海市高级人民法院唐震