——某星公司诉国家知识产权局发明专利无效宣告请求行政案
【案件基本信息】 1.裁判书字号
北京市高级人民法院（2019）高行终1498号行政判决书 2.案由：发明专利无效宣告请求行政纠纷
3.当事人

原告（上诉人）：某星公司

原告（被上诉人）：某为公司

被告（被上诉人）：国家知识产权局 【基本案情】
某为公司在一审请求撤销原国家知识产权局专利复审委员会（以 下简称专利复审委员会）于2017年10月26日作出的第33697号无效宣告 请求审查决定（以下简称被诉决定），并责令重新作出决定。其理由 为：（1）本专利权利要求1-20缺少必要技术特征。（2）本专利权利 要求1-20得不到说明书支持。（3）本专利的优先权不能成立。本专利 专利权利要求1记载了“为子帧中各自包含多个SC-FDMA码元的不同时 隙产生不同的正交码” ，但证据10-1至证据10-3中都没有明确记载权利





要求中的特征“为不同时隙产生不同的正交码” ，也没有记载针对不同 时隙设置不同的正交码的特殊作用或特定效果。因此权利要求1的技术 方案不能享有相应的优先权。（4）本专利不具备创造性。

国家知识产权局在一审请求驳回某为公司的诉讼请求。其理由 为：对于本专利的优先权问题，证据10-1的附图5与本专利的附图5相 同，且根据该证据说明书第75段的记载，本领域技术人员能够直接地 毫无疑义地得到“为子帧中各自包含多个SC-FDMA码元的不同时隙产 生不同的正交码”的特征。在证据10-2和证据10-3中也记载有与上述相 同的内容。因此，某为公司提出的本专利不能享有在先申请优先权的 主张不成立。其他问题均坚持被诉决定中的意见。

某星公司一审述称：同意被诉决定中的认定，请求法院依法驳回 某为公司的诉讼请求。

北 京 知 识 产 权 法 院 经 审 理 查 明 ： 本 专 利 系 专 利 号 为 20088000××××.1号，名称为“用于在移动通信系统中发送和接收随机化 小区间干扰的控制信息的方法和装置”的发明专利（ 以下简称本专 利），申请日为2008年1月7日，最早优先权日为2007年1月5日，授权 公告日为2014年7月23日，专利权人为某星公司。

针对本专利，某为公司于2016年9月2日向专利复审委员会提出无 效宣告请求。经审查，专利复审委员会作出被诉决定认定：本专利享 有相应的优先权，某为公司的相关无效理由不能成立，决定维持本专 利有效。
【案件焦点】





1.在专利确权案件中，一审原告在二审期间请求撤回起诉是否应 当裁定准许以及裁定准许的条件；2.专利确权案件中优先权的认定。
【法院裁判要旨】

北京知识产权法院经审理认为：本专利权利要求1“为不同时隙产 生不同的正交码”的技术特征并未被记载于在先申请文件中，故其不能 享有相应的优先权。被诉决定对此认定有误，某为公司的该主张具有 事实和法律依据。某为公司的其他主张不能成立。

北京知识产权法院于2018年10月26日作出（2018）京73行初1327 号行政判决：一、撤销被诉决定；二、专利复审委员会就某为公司针 对本专利所提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

宣判后，某星公司向北京市高级人民法院提起上诉。二审审理期 间，某为公司分别于2019年3月31日、2019年4月7日以其与某星公司已 达成一致意见为由向法院书面提出了请求撤回本案一审起诉的申请。

北京市高级人民法院于20119年12月30日作出（2019）京行终1498 号行政判决，驳回上诉，维持原判。

法院生效裁判认为，本专利权利要求1限定“为不同时隙产生不同 的正交码”技术特征的技术方案不能从某星公司主张的优先权文本中直 接、毫无疑义的得出，一审判决认定本专利权利要求1不能享有相应的 优先权，并无不当。某星公司的相关主张不能成立，即被诉决定关于 本专利是否可享有优先权的认定有误。而本专利是否可以享有优先权 显然会涉及用于评价本专利是否具备新颖性、创造性的现有技术的范 围等事项，其实质上与本专利是否可以获得授权而相关。在此基础 上，虽然某为公司提交了书面的撤回起诉的申请，但若裁定准许该撤





回起诉的申请，将可能“损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权 益” ，故本案中并不具备裁定准许某为公司撤回起诉申请的充分条件， 对某为公司请求撤回起诉的申请不予支持。但鉴于已经就本专利是否 享有优先权的问题进行了详细论述，并认定某星公司的上诉理由不能 成立，故本案应判决驳回某星公司的诉讼请求。基于此，对某为公司 撤回起诉的申请不再单独出具裁定书。
【法官后语】

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的 解释》第三百三十八条的规定，当事人在二审期间申请撤回起诉的， 至少应当满足以下要件：一是经其他当事人同意；二是不损害国家利 益、社会公共利益、他人合法权益。

处分原则是允许当事人二审期间撤回起诉的理论基础。但无论是 民事权利，抑或诉讼权利，均存在相应的权利边界。无边界的权利行 使，将使得法律秩序本身难以维系。而权利边界的界定通常源于不同 的利益衡量。上述第一个要件即在于平衡原告与其他当事人的利益。 二审程序中不加限制地允许原告撤回起诉，不仅可能导致被告支出的 诉讼成本无法得到补偿，同时可能使被告面临再次被起诉的风险，既 损害了被告的程序利益，亦有违实体正义。而专利确权案件为行政案 件，其具有法定的起诉期限。一般情况下，一审判决作出后，涉案被 诉具体行政行为的法定起诉期限已届满，通常不会出现被再次起诉的 风险，且专利确权案件的当事人相对固定。故此类案件中的“经其他当 事人同意”更多应指向专利权人或无效宣告请求人的同意。本案中，根 据查明的事实可以视为某为公司的撤回起诉行为已满足上述第一个要 件的要求。





而上述第二个要件在于平衡当事人利益与其他利益的关系。作为 一种垄断权，专利权必然涉及专利权人利益与社会公众利益的平衡问 题。因此，在专利确权案件中，审查第二个要件尤为重要。首先，根 据专利法第四十五条的规定，专利被授予后，任何人均可以请求宣告 该专利权无效。但专利法实施细则第六十六条第二款亦规定了“一事不 再理”的制度。因此，若涉案无效决定的结论为无效理由不能成立，并 维持涉案专利权有效，而一审法院经审查认为该无效决定的相关认定 有误，且该错误可能对该专利权的效力产生实质影响，那么在此种情 况下，若准许当事人在二审期间撤回起诉，其必然的结果即为撤销一 审判决而导致该无效决定生效，从而会实质剥夺其他人依据该相同理 由和证据宣告该专利无效的权利。其次，若该“相同理由和证据”为是 否应获得授权的实体理由，则会使本不应当获得授权的技术方案获得 专利权的保护，而有悖于专利法的立法目的。
通常情况下，若涉案无效决定的结论为宣告涉案专利权全部无效 的，只要满足“经其他当事人同意”的要件，即应当裁定准许当事人撤 回起诉的申请；若涉案无效决定的结论为部分无效或者宣告涉案专利 权有效的，除满足“经其他当事人同意”的要件外，亦应当重点审查一 审判决有关涉案专利有效部分的认定是否存在相反的结论并实质影响 该专利权的效力，以避免裁定准许当事人撤回起诉而有损其他利益。 因此，在一审判决的相关认定对涉案专利权的效力存在实质影响时， 不宜径行裁定准许当事人撤回起诉，而应当在实质审查一审判决该相 关认定是否正确的基础上，再作出是否准许当事人撤回起诉的裁定。

本案中，一审判决的认定属于对本专利效力存在实质影响的认 定。因此，应当在审查一审判决的相关认定是否正确的基础上，再行 裁决是否应当准许某为公司撤回起诉的申请。


[1] 此处指2008年发布的《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的 规定》，其已于2020年修正，本书收录的案例均裁判于其修改生效前，适用的是当时有效的 法律法规及司法解释，下文将不再对此进行提示。

[2] 《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日起实施，《中华人民共和国婚姻法》《中 华人民共和国继承法》《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国收养法》《中华人民 共和国担保法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国侵 权责任法》《中华人民共和国民法总则》同时废止。最高人民法院对相关司法解释也进行了 废止或修改。本书收录的案例均裁判于《中华人民共和国民法典》生效前，适用的是当时有 效的法律法规及司法解释，下文将不再对此进行提示。

[3] 此指2008年修正的《中华人民共和国专利法》，其已于2020年修正，本书收录的案例 均裁判于2020修正的《中华人民共和国专利法》生效前，适用的是当时有效的法律法规及司 法解释，下文将不再对此进行提示。

[4] 此指2016年通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的 解释（二）》，其已于2020年修改，本书收录的案例均裁判于其修改生效前，适用的是当时 有效的法律法规及司法解释，下文将不再对此进行提示。






二 、商标民事纠纷

8 涉网商标权纠纷中管辖法院的确定

——中隧桥公司诉中交大建公司、某度公司侵害商标权案

【案件基本信息】 1.裁判书字号
浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01民辖终657号民事裁定书 2.案由：侵害商标权纠纷
3.当事人

原告（被上诉人）：中隧桥公司

被告（上诉人）：中交大建公司、某度公司 【基本案情】
中隧桥公司经国家工商行政管理总局商标局核准取得“中隧桥”文 字商标，并以此作为企业字号，经过多年对商标及品牌的宣传，已经 在行业内积累了较高的知名度。后中隧桥公司发现中交大建公司通过 某度公司搜索引擎中的竞价排名广告，擅自以“中隧桥”文字商标及企 业字号作为关键字，在竞价排名广告的广告语中使用上述商标及企业 字号，点击后直接进入中交大建公司网站，其认为上述行为足以误导





消费者将中交大建公司与中隧桥公司产生联系，达到“搭便车”的目 的，故以侵害商标权为由向法院提起诉讼。
在审理过程中，中交大建公司和某度公司均在提交答辩状期间提 起管辖权异议。中交大建公司认为根据《中华人民共和国民事诉讼 法》第二十一条的规定，对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被 告住所地人民法院管辖，中交大建公司住所地位于西安市雁塔区，故 要求将案件移送至西安市雁塔区人民法院审理。某度公司认为按照“原 告就被告”的管辖原则，应由某度公司所在地人民法院管辖，同时本案 系发生在互联网环境下的侵权纠纷案件，中隧桥公司诉称的“侵害商标 权”行为主要发生在某度公司运营的搜索引擎上，涉诉侵权行为的网络 服务器所在地为北京市海淀区，某度公司的住所地及网络服务器均位 于北京市海淀区，要求将本案移送至北京市海淀区人民法院审理。
【案件焦点】

管辖法院的确定。 【法院裁判要旨】
浙江省杭州市萧山区人民法院经审理认为：中隧桥公司所诉被告 中交大建公司利用被告某度公司的搜索引擎的竞价排名广告，侵害中 隧桥公司的商标专用权，实施不正当竞争行为，属于信息网络侵权纠 纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释的规定，因 侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖； 侵权行为地包括侵权行为实施地、侵权结果发生地；信息网络侵权行 为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结 果发生地包括被侵权人住所地。被侵权人即中隧桥公司的住所地位于





杭州市萧山区，中隧桥公司有权选择向侵权结果发生地人民法院起 诉，故萧山区人民法院作为侵权结果发生地的人民法院，对本案有管 辖权。

浙江省杭州市萧山区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼 法》第二十八条、第一百二十七条，《最高人民法院关于适用〈中华 人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十四条、第二十五条之规定， 作出如下裁定：一、驳回被告中交大建公司对本案管辖权提出的异 议；二、驳回被告某度公司对本案管辖权提出的异议。

一审裁定后，两被告均提起上诉。

浙江省杭州市中级人民法院经审理认为：根据中隧桥公司起诉的 事实与理由，其主张因中交大建公司通过某度公司的搜索引擎的竞价 排名广告，擅自使用中隧桥公司第9134253号、第9134346号“中隧桥” 文字商标及企业字号作为关键字，在竞价排名广告的广告语中使用上 述商标及企业字号，足以误导消费者将中交大建公司与中隧桥公司产 生联系，达到“搭便车”的目的，故中隧桥公司认为中交大建公司的行 为侵害其商标专用权且构成不正当竞争，某度公司与中交大建公司构 成共同侵权。因被控侵权行为发生在信息网络环境中，故原裁定据此 认定本案应当适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉 讼法〉的解释》第二十五条“信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵 权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权人住 所地”的规定，并无不当。又根据《最高人民法院关于同意杭州市、宁 波市、合肥市、福州市、济南市、青岛市中级人民法院内设专门审判 机构并跨区域管辖部分知识产权案件的批复》第二条“同意指定杭州市 中级人民法院管辖以下知识产权案件……2.发生在杭州市、嘉兴市、 湖州市、金华市、衢州市、丽水市辖区内，诉讼标的额为800万元以上





的商标权、著作权、不正当竞争，技术合同纠纷的第一审知识产权民 事案件……5.不服杭州市辖区内基层人民法院审理的第一审知识产权 民事、刑事、行政案件的上诉案件”以及《最高人民法院关于印发基层 人民法院管辖第一审知识产权民事案件标准的通知》的规定，因中隧 桥公司住所地位于浙江省杭州市萧山区，本案起诉标的额为50万元， 故一审法院作为被侵权人住所地人民法院对本案依法享有管辖权。

浙江省杭州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条之规定，作出如下裁 定：驳回上诉，维持原裁定。
【法官后语】

本案系发生在互联网环境下的商标侵权行为，中隧桥公司起诉称 中交大建公司通过某度公司搜索引擎中的竞价排名广告，擅自以“中隧 桥”文字商标及企业字号作为关键字，在竞价排名广告的广告语中使用 上述商标及企业字号，侵害其商标专用权，向萧山区人民法院提起诉 讼。中交大建公司认为本案的侵权行为地和侵权结果地均不明确，故 应按照最密切联系原则，由被告住所地人民法院管辖。某度公司则认 为本案的侵权行为实施地、侵权结果发生地均为某度公司运营的搜索 引擎上，故应由网络服务器、计算机终端设备等存放地人民法院管 辖。

本案的争议焦点为：对于本案的管辖，能否适用《最高人民法院 关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（以下简称民事诉 讼法司法解释）第二十五条关于“信息网络侵权行为实施地包括实施被 诉侵权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权 人住所地”的规定？





一种观点认为，侵害商标权纠纷可以适用民事诉讼法司法解释第 二十五条规定的关于管辖的约定。根据《最高人民法院关于审理商标 民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》[1]第六条第一款的规定，侵 害商标权行为的结果发生地包括侵权商品的储藏地或者查封扣押地。 但是像本案发生在互联网环境下的商标侵权行为，不存在所谓的侵害 商标权的实物，那么也就不存在侵权商品的储藏地或者查封扣押地， 那么应该怎样确定侵害商标权的侵权结果地呢？民事诉讼法司法解释 第二十五条明确规定侵权结果地包括被侵权人住所地，那么就可以据 此确定管辖法院。

另一种观点认为，不可以适用民事诉讼法司法解释第二十五条的 规定。该条规定的立法初衷是便于当事人诉讼，当事人可在多个管辖 连接点中挑选对自己有利的法院进行诉讼。本身互联网环境下的商标 侵权行为，其侵权行为地难以确定，如果侵权结果发生地包括被侵权 人住所地，原告在衡量诉讼成本后，为了方便自己的最大利益取得， 就会选择适用该规定，那么基本上所有在互联网环境下发生的侵害商 标权及不正当竞争纠纷均可以认定为信息网络中的侵权行为，并适用 该规定，事实上也对传统的“原告就被告”原则产生了冲击，因此不应 作扩大化处理。

对此，笔者认可第一种观点，互联网环境下发生的侵害商标权纠 纷可以适用民事诉讼法司法解释第二十五条规定的关于管辖的约定， 但也要结合具体案件情况进行分析，对如果仅通过网络销售侵权产品 的纠纷，不宜适用该规定。具体分析如下：

（一）侵权行为主要依托网络进行时可适用





民事诉讼法司法解释第二十五条规定中的“信息网络侵权行为”具 有特定的含义，主要指的是侵权人利用信息网络平台侵害他人人身权 益以及财产权益的行为，信息网络侵权行为中被侵权的对象往往存在 于网络环境中，如作品、人格权、宣传内容、商标权等，侵权行为实 施主要依托于信息网络平台，通过上传、下载、链接等网络方式进 行，侵权行为全部或绝大部分在信息网络平台上完成。

本案中，中交大建公司的侵权行为主要就是表现在利用了某度公 司的搜索引擎中的竞价排名广告，在广告语中使用了原告所有的商标 权及其企业字号，通过相应的链接可以直接链接到中交大建公司的网 站，其侵权行为都是通过网络完成的，主要通过链接的方式进行，因 此属于信息网络侵权行为，可以适用民事诉讼法司法解释第二十五条 的规定。

（二）仅利用网络销售侵权产品不应适用

另一种涉及互联网的商标侵权行为，如利用网络销售、许诺销售 侵害商标权产品的行为，就不适用于信息网络侵权行为关于管辖的规 定。因为网络销售侵权产品的行为并非主要通过上传、下载、链接等 网络方式实施，虽然利用网店进行销售产品，但是网络销售实际上是 传统实体店销售行为在信息网络上的延伸，不属于信息网络侵权行 为。因此，在确定管辖的原则上，信息网络侵权行为的范围，不应扩 大到网络销售、许诺销售侵权产品的行为。

如果对于网络销售、许诺销售侵权产品的行为，原告住所地法院 具有管辖权的话，当事人在挑选管辖法院时绝大部分都会就近就便利 选择原告住所地法院，将对“原告就被告”的传统管辖原则产生冲击， 且过分赋予当事人选择管辖法院的权利，可能产生滥用诉讼权利、人





为制造管辖连接点等不良风气，既不利于被告参加诉讼，也不利于法 院审理案件。因此，在涉及网络销售、许诺销售侵害商标权的产品案 件中，不应适用民事诉讼法司法解释第二十五条的规定，应对侵权行 为地进行限缩性解释，防止一方当事人“过分”挑选法院，并将挑选法 院限制在可容忍的范围之内。

（三）有利于侵权行为地的确定

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条规定：“因侵权行为提 起的民事诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖” 。对“侵 权行为地” ，民事诉讼法司法解释第二十四条规定：“侵权行为地，包 括侵权行为实施地、侵权结果发生地”。
互联网环境下发生的侵权行为，其侵权行为实施地难以确定，主 要原因就是侵权行为发生在互联网环境中时，其发生地点难以与现实 中的实际地点进行简单的对应。侵权人通过计算机终端设备等实施具 体的侵权行为，但是具体的操作是通过数据流的形式在计算机设备、 服务器上进行传播，并且一个侵权行为可能会涉及不同地点的服务 器，其行为发生地难以确定。且互联网具有无边界性，科学技术不断 地发展，当前更多企业无需像之前一样建立服务器，即可通过云计算 供应商提供的云计算服务实现相应的功能；如果涉及的是原、被告所 在地之外的第三地的人民法院，不利于案件的审理，也背离了最密切 联系原则；或者根本难以确定侵权行为的实施地。

对于侵权结果发生地，基于互联网的不确定性，侵权后的信息可 以在任何时间任何地点被发现，且早在1998年，《最高人民法院关于 全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》指出：“侵权结果发生地





应当理解为侵权行为直接产生的结果发生地，不能以原告受到损害就 认为原告所在地就是侵权结果发生地”。

而在侵害商标权纠纷案件的管辖中，《最高人民法院关于审理商 标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款规定，因侵 犯注册商标专用权行为提起的民事诉讼，由侵权行为的实施地、侵权 商品的储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。如果对于 发生在互联网环境下的商标侵权纠纷，就难以具体指向实际的地点， 因不存在侵权商品的储藏地或者查封扣押地。

民事诉讼法司法解释第二十五条规定：“信息网络侵权行为实施地 包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地 包括被侵权人住所地” 。该条规定对侵权行为地作出了明确规定，即以 计算机等信息设备所在地为侵权行为实施地，以被侵权人住所地作为 侵权结果地，且并非以原告所在地作为管辖连接点，而是以被侵权人 住所地作为连接点，不违反“原告就被告”的基本原则。

因此，在涉及互联网的商标侵权案件的管辖上，适用民事诉讼法 司法解释第二十五条的规定，有利于侵权行为地的确定，以被侵权人 所在地或者实施侵权行为的设备所在地作为连接点，均有利于案件事 实的查明，也符合管辖中最密切联系的基本原则。但适用该规定一定 要符合侵权行为依托网络发生的主要原则，而不能简单因为涉及互联 网就适用，不能扩大化适用。

编写人：浙江省杭州市萧山区人民法院 王静