马某诉传媒公司、电商公司侵害商标权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
北京知识产权法院(2021)京73民终4108号民事判决书
2.案由：侵害商标权纠纷 3.当事人
原告(上诉人):马某
被告(被上诉人):传媒公司 被告：电商公司
【基本案情】
马某于2008年5月6日在第14类珠宝首饰上申请注册涉案商标，2010年3 月28日核准注册，马某称已将该商标用于生产销售某牌系列钻石。马某发现传 媒公司在电商公司平台店铺销售涉案商标系列戒指、项链，该行为侵害了马某 的商标权。
【案件焦点】
马某的行为是否构成商标专用权的滥用。
【法院裁判要旨】
北京市西城区人民法院经审理认为：马某系涉案商标专用权人，有权提起 诉讼。传媒公司的行为并未侵害马某的商标权。
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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷
一 、涉案产品上使用涉案商标具有正当性
首先，从主体关系来看，传媒公司销售的被控侵权商品来源于珠宝集团旗 下公司，其作为关联主体对涉案商标系列钻饰的宣传和使用具有关联主体身份 依据。其次，传媒公司销售的产品上使用涉案商标具有正当性。结合时尚期刊 杂志等可知，在马某申请注册之前，珠宝集团涉案商标系列钻饰就已经具有一 定知名度，而传媒公司销售的产品系钻饰，互联网经济时代商品具有较强的流 通性，故应当认为，传媒公司因流转来源于在先使用人的商品，而具有援引在 先使用抗辩的资格，其销售的商品仍属于珠宝集团涉案商标系列钻饰的原有使 用范围。此前生效判决亦能够印证其具有在先权利基础。此外，从使用方式来 看，传媒公司均系将涉案商标与珠宝集团商标结合使用，此种使用不会造成公 众误认。
二、马某取得商标权利基础难谓正当
首先，珠宝集团涉案商标系列钻饰图片中使用了涉案标识进行宣传，该标 识由字母和汉字组成，字母和汉字的排布具有一定特色，具有较高显著性，而 马某注册的商标，与珠宝集团涉案商标系列所使用商标相比，均使用了类似的 字母、汉字元素组合方式，并采用了相同的排布方式，此种情况难谓巧合。其 次，马某理应知晓珠宝集团涉案商标系列钻饰产品及其所使用标识的知名度， 仍申请注册了涉案商标，其主观上难谓善意。再次，马某并不能证明其注册商 标系以实际使用为目的。最后，马某注册了多枚类别跨度较大，分属不同行业 的商标，其并不能证明其注册具有真实的使用意图或者使用的需求，作为个人， 应当认为其具有明显的囤积商标行为。
三 、马某的行为构成权利滥用
马某取得权利具有恶意。在其并未具备真实使用意图和使用事实的情况下， 仍然向正当使用的既有权利主体提起诉讼，要求赔偿，违反了诚实信用原则， 构成权利滥用。
北京市西城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条，《中华人 民共和国商标法》第四条第一款、第四十六条、第五十七条第一款第二项、第
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三项、第五十九条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款 规定，判决：
驳回原告马某的全部诉讼请求。 马某不服一审判决，提起上诉。
北京知识产权法院经审理同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国 民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定。判决：
驳回上诉，维持原判。
【法官后语】
一、民事诉讼中商标权利滥用的审查依据
在2017年之前，审查商标是否存在恶意注册和使用，主要是商标行政案件 中审查的范围，在民事诉讼中尚处于空白状态。随着此前恶意注册的商标进入 市场和民事诉讼领域，民事诉讼中审查商标注册和使用的主观状态，进而确认 是否构成权利滥用具有现实迫切需求。
2017年施行的《中华人民共和国民法总则》第一百三十二条规定，民事主 体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。这一规 定在2021年施行的《中华人民共和国民法典》中得以保留。2022年施行的 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》 第三条规定，人民法院可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当 事人之间利益失衡的程度等因素就滥用民事权利作出认定。行为人以损害国家 利益、社会公共利益、他人合法权益为主要目的行使民事权利的，人民法院应 当认定构成滥用民事权利。构成滥用民事权利的，人民法院应当认定该滥用行 为不发生相应的法律效力。然而，这些因素放置于侵害商标权诉讼中，如何予 以细化和统一仍有深究必要，权利滥用需要考量的具体因素仍有待体系化梳理。
二、商标权人权利滥用的认定要件
依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典》总则编若干问题 的解释》中关于商标权利滥用要件的规定和案例，可知商标权人权利滥用的认 定要件如下：
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第一，权利行使的对象为商标正当使用人。即商标使用人具有善意、在先 使用的事实。在这一要件中，商标显著性是应当纳入考量范围的依据。显著性 越高，商标使用人善意的可能性越大。此外，无论被诉主体为直接的商标使用 人还是商标使用人所生产商品的销售方，均应当认定为正当使用的主体。
第二，权利人以追诉正当使用人获取不当利益为目的。这一要件具体表现 为：权利人在注册或受让商标时明知商标正当使用人在其注册商标申请日之前 经过使用取得一定的知名度，仍然注册、受让商标，在注册或受让商标后，缺 乏使用意图和事实，并向特定的商标正当使用人提起民事诉讼主张权利。
第三，权利人行使权利的时间和方式体现出明显恶意。如权利人向商标正 当使用人主张权利的时间为正当使用人上市、并购等时间节点，或者通过反复 投诉、针对下游经销商大面积提起诉讼等方式，则应当认为权利行使方式、目 的体现出明显恶意。
第四，认定侵权会造成当事人之间利益严重失衡。就缺乏真实使用意图和 善意的商标权人，其仅因恶意的注册行为而取得商标权，并非因真实使用行为 而已经在相关公众中与商标建立特定关联，取得商标商誉。而对商标正当使用 人则恰恰相反，其基于已经建立起来的商誉诚信经营，不仅商誉不保，还面临 被恶意主体追诉的风险。因此，如认定侵权则会造成双方利益严重失衡，有违 诚实信用和公平。
综合以上因素，在认定权利滥用的情况下，具体案件诉讼中，商标权人关 于停止侵权、赔偿损失等主张应当予以一并驳回。当然这种考量应仅是个案考 量，并不存在类案类推适用的情形。
编写人：北京市西城区人民法院黄秋平 高天
