电器公司诉机电公司侵害发明专利权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
最高人民法院(2022)最高法知民终223号民事判决书
2.案由：侵害发明专利权纠纷 3.当事人
原告(上诉人):电器公司
被告(被上诉人):机电公司
【基本案情】
电器公司是名称为一种环保空调专用排水泵发明专利的专利权人。电器公 司主张机电公司生产、销售、许诺销售的被诉侵权产品侵犯其权利要求1、3、 4、5、6,请求判令停止侵权，赔偿经济损失。
已查明，案涉专利在授权及无效审查阶段，电器公司均明确涉案专利权利 要求1中的“内部水道”必须仅具有一条水流流动路径，水泵回路和冷却回路 必须为同一回路，且水流必须能够包覆定子容置室和转子容置室，使水流充斥 于壳体与上盖之间形成的空间，以直接利用排出的同一路水流对电机进行冷却。 经过庭审对比，被诉侵权产品除了不具备“内部水道”这一技术特征外，包含 有案涉专利权利要求1、3、4、5、6中对应的技术特征。
另查明。2016年6月11日、2016年8月7日、2017年5月17日，电器公 司在涉案专利实质审查过程中的意见陈述书中针对内部水道有陈述。
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二、知识产权权属、侵权纠纷 167
【案件焦点】
被诉侵权产品是否具有“内部水道”“进气孔”的技术特征。
【法院裁判要旨】
福建省厦门市中级人民法院经审理认为：关于“内部水道”问题。根据 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六 条，及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 (二)》第十三条规定，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其在专利授权程 序中放弃的技术方案重新纳入专利权保护范围的，不应得到支持。经查，案涉 专利在申请授权过程中，针对权利要求1不具有创造性问题，电器公司在回复 的意见陈述书中多次强调“本专利水泵回路和冷却回路是相贯通的，相当于串 联。本申请通过合理设置水流通道， 一方面利用流水对电机进行冷却，另一方 面，水流通道长度较长，在确保水压的情况下能够将水流通道的面积做到最 大”。电器公司还增加权利要求1的技术特征，将内部水道的相关描述合并至 权利要求1。对前述修改和陈述，授权行政机关未予明确否定。根据前述司法 解释，对“内部通道”技术特征的解释应接受禁止反悔原则的约束。通过上述 修改及陈述可知，电器公司对“内部水道”特征的字面含义作了限制，即主张 解释为一条水流流动路径，直接利用排出的同一路水流对电机进行冷却，明确 放弃对前述所涉两种独立回路方案(即除了一路直接从出水口排出的水流流动 路径外，还增设一路水流路径用于对电机进行冷却方案)主张等同。
经现场勘验，水流从被诉侵权产品贯穿孔泵入壳体内腔后，呈T 字形两路 分流，一路水流直接从T 字形一侧通道直接引向出水口排出，另一路水流从另 一侧进入并蓄于定子容置室后端的凹槽空腔。此技术方案与案涉专利所述设置 一条水流流动路径，直接利用排出的同一路水流对电机进行冷却不同，而是电 器公司所放弃的两种独立回路方案的具体实施方式。现电器公司的主张违反了 禁止反悔原则，法院不予支持。
关于“进气孔”问题。结合权利要求1所述“壳体的上端安装有上盖”, 本领域技术人员可以清楚地明白案涉专利“所述上盖设有进气孔”是在上盖设
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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷
有与壳体内部连通的进气通道。经查，案涉专利在申请授权过程中，电器公司 针对国家知识产权局《第三次审查意见通知书》提及的权利要求1不具有创造 性问题曾提交意见陈述书称：“由于出水端的水位低于进水口的水位，如果壳 体密闭，则在电机停止转动后，水盘内的水依然能够从出水端流出，所述上盖 设置有进气孔，在电机停止转动后，空气从进气孔进入壳体内，使壳体内的水 位下降，水盘内的水就不会从出水端排出，将进气孔设置在壳体的上端也同样 能够起到进气作用”“(本发明)通过设置进气口有效解决了水道中由于液体压 强和大气压强差而产生的虹吸现象，从而避免了出水端在物理作用下出现的漏 水问题”。对前述陈述，授权行政机关未予明确否定。可见，电器公司已经通 过上述陈述，对所争议的“进气孔”的功能、效果作了进一步的明确，主张是 解决内部水道虹吸现象，该解释依法应接受禁止反悔原则的约束。
经现场勘验，被诉侵权产品上盖中电线所在的孔，除了容纳电线外，还有 明显的缝隙可以进气。经现场试验，启动被诉侵权产品电机，出水端开始出水， 断开电源后，出水端立马停止出水。将电线所在的孔、上盖和壳体之间缝隙、 侧面的溢水孔密封下，启动电机后出水端开始大量出水，关闭电机后出水端仍 会出水，但水量明显变小。从上述试验操作可知，封闭前述三处构造会形成虹 吸效应。可见，被诉侵权产品上盖中电线所在的孔会破坏虹吸效应。因此，被 诉侵权产品上盖中电线所在的孔与案涉专利所述“上盖的进气孔”相比，系以 基本相同的手段，实现相同的功能和效果，并且本领域技术人员在被诉侵权行 为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的构造特征，两者构成等同，机电 公司此处异议不能成立。至于被诉侵权产品是否增设另外两处构造作为进气孔， 不影响前述认定。
被诉侵权产品因不具有内部水道而未落入案涉专利保护范围，故不侵权。
福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一 款、第二十二条第五款、第五十九条第一款、第六十二条，《最高人民法院关 于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三 条、第六条、第七条、第十四条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案
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二、知识产权权属、侵权纠纷 169
件应用法律若干问题的解释(二)》第八条、第十三条，《最高人民法院关于 审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条，《中华人民共和国民 事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：
驳回电器公司的诉讼请求。
电器公司不服一审判决，提起上诉。
最高人民法院经审理认为：根据涉案专利说明书和附图3以及电器公司在 涉案专利实质审查过程中的陈述意见，涉案专利权利要求1中的“壳体与上盖 之间的空间形成使连通孔和出水端连通的内部水道”必须仅具有一条水流流动 路径，水泵回路和冷却回路必须为同一回路，且水流必须能够包覆定子容置室 和转子容置室，使水流充斥于壳体与上盖之间形成的空间，以直接利用排出的 同一路水流对电机进行冷却。经一审和二审比对，被诉侵权产品的内部水流通 道是水流流经连通孔进入壳体内腔后呈T 字形分流，绝大部分水流从右边通道 直接从出水端排出，极少部分渗入左侧容置室但形不成水流通道，这与权利要 求1中“壳体与上盖之间的空间形成使连通孔和出水端连通的内部水道”是水 泵回路与冷却回路为同一水路、利用该水路覆盖定子容置室、转子容置室并对 电机进行冷却的技术特征，既不相同也不等同。因此，电器公司关于被诉侵权 产品具有涉案专利权利要求1中“内部水道”的技术特征的上诉意见不予 采纳。
最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第 一项规定，判决：
驳回上诉，维持原判。
【法官后语】
本案涉及“禁止反悔”原则的适用范围问题。审判实践中，容易出现以下 两种误区。例如，原权利文书的权利要求记载了A、B、C 三个技术特征，修改 后的权利要求记载了A 、B 、C 、D四个技术特征，该次修改未被有关职权部门 明确否认。一种误区是认为放弃的技术方案就是由A、B、C 这三个技术特征限 定的技术方案本身，但未考虑本领域普通技术人员在文本修改发生时无需经过
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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷
创造性劳动就能够联想到的等同特征也在放弃之类。权利人在专利侵权纠纷案 件的审理过程中不能再将其纳入专利权保护范围。另外一种误区是认为，由于 在权利要求中增加了技术特征 D, 导致权利要求的保护范围限缩了，权利人不 得再就增加的技术特征D 主张适用等同原则保护。这种观点实质上是认为经过 修改后的权利要求一下子变得完美无缺了，以至于不再需要等同原则保护。显 然这种观点不符合客观情况，因为即便如本案那样经过四次修改，权利要求的 文字仍然是不够完备的，没有理由认为限制性修改应当被视为放弃了在作出修 改时尚无法预见的那些等同技术方案，否则又将陷入另外一种制度谬论。
本文认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若 干问题的解释》第六条，及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用 法律若干问题的解释(二)》第十三条的规定，“禁止反悔”原则应当理解为： (1)专利申请人(专利权人)在专利授权或无效宣告程序中，通过权利要求、 说明书的修改或者意见陈述对权利要求进行了缩限性修改或陈述；(2)若该修 改和陈述未被有关职权部门明确否认的，则通过修改或者意见陈述而缩小其原 权利文本保护范围所导致的变化部分，应当被认定为“放弃的技术方案群”; (3)权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将“放弃的技术方案群”纳入专利权保 护范围的，不应得到支持，但对于增加的技术特征仍然可以主张等同保护。
简而言之，作为与等同原则相伴而生的一种规则，禁止反悔原则适用的范 围是专利申请人(专利权人)在专利授权或无效宣告程序中放弃的特定技术方 案本身及其等同对象，既不应局限于被放弃的技术方案本身，也不应扩大到修 改后的技术方案不能获得等同原则保护。比如本案电器公司虽然对“进气孔” “内部水道”特征都进行了缩限性修改或陈述，但是被诉侵权产品采取的“进 气孔”特征就构成等同侵权，而“内部水道”就不构成相同或者等同侵权。
编写人：福建省厦门市中级人民法院叶鑫欣
