——山东宏济堂制药集团股份有限公司诉山东宏济堂医药连锁有限
【案件基本信息】 1. 裁判书字号
山东省济南市中级人民法院 (2017) 鲁01民初717号民事判决书
2. 案由: 侵害商标专用权纠纷
3. 当事人
原告: 山东宏济堂制药集团股份有限公司 (以下简称宏济堂制药公 司)
被告: 山东宏济堂医药连锁有限公司 (以下简称宏济堂医药公司) 【基本案情】
1907年, 同仁堂的乐镜宇先生创立“宏济堂” 。该企业经过历史 上的公私合营、“工商分离”改制, 至今形成了包括原、被告在内的多 家带有“宏济堂”字号的制药企业和医药销售企业。宏济堂制药公司的 经营范围包括制造、自销: 片剂、硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、丸剂等。 宏济堂阿胶公司是宏济堂制药公司的全资子公司, 经营范围包括预包装 食品的批发与零售, 阿胶系列产品的技术开发、技术咨询服务等。宏济 堂医药公司的经营范围包括零售 (连锁): 处方药及非处方药、中药饮
片、中成药等。原告宏济堂制药公司于2008年10月28日注册取得
第4686539号宏济堂双龙标图形的商标权。 2007年至2011年, 宏济堂制 药公司开始将涉案商标分别使用在血府逐淤口服液等22类药品上。宏济 堂制药公司2009年至2011年三年支出的广告费、宣传费分别为4938025 元、 6278297元、 6482046元。
济南市泉城公证处出具的公证书记载: 2016年12月23日, 被告宏济 堂医药公司在济南市县西巷11号经营的“宏济堂药店”橱窗上张贴了一 幅长方形的图画,周边为红底, 正中为宏济堂文字与双龙图形组合标识 (以下简称宏济堂双龙图案)。被告宏济堂医药公司认可张贴上述图案的 事实, 辩称在春节和元旦期间使用该图案作为窗花是其过年的民俗, 目 的是烘托节日气氛, 该图案系宏济堂药店老字号曾使用的标识, 并提供 了刻制于20世纪30年代并传承至今的宏济堂第二分店印章及宏济堂博物 馆保存的盖有该印章的药方予以佐证。
【案件焦点】
在老字号商标已注册的情况下, 与老字号相关的其他经营主体能否 以历史上的前身曾使用过该商标标识而主张在先使用。
【法院裁判要旨】
山东省济南市中级人民法院经审理认为: 1. 涉案商标自注册至起 诉之日已届满5年, 具有较强的法律稳定性。原告宏济堂制药公司注册 涉案商标后, 已经在至少22种药品上作为商标使用, 还投入大量费用进 行了广告宣传, 建立起广泛的知名度及良好的声誉, 原告合法注册的商 标权应予保护。 2. 被告作为医药零售企业,在其橱窗上张贴的宏济堂 双龙图案作为门店装潢, 具有识别服务来源的作用, 构成商标性使用。 该图案及涉案商标构成近似, 且被告从事的药品零售服务项目与涉案商 标核定使用的商品构成类似商品或服务, 加之双方存在的特殊历史关 系, 从一般消费者的角度, 容易对服务的提供者产生混淆或存在关联关
系的误认。 3. 被告提供的带有宏济堂双龙图案的印章及药方保存于宏 济堂博物馆, 印章当时的使用者是原宏济堂的第二分店, 即原告宏济堂 制药公司与被告宏济堂医药公司在历史上的共同前身, 因此, 不能据此 认定系被告的在先使用行为。而被告除所提供的印章及药方外, 并无其 自身或其关联公司在先使用宏济堂双龙图案的证据, 其对涉案商标标识 并不享有在先使用的利益, 无权将宏济堂双龙图案作为商标使用。
综上, 被告的行为侵犯了原告的商标专用权, 应当承担停止侵权并 赔偿损失的侵权责任。对原告要求被告登报消除影响的诉讼请求, 因商 标权纠纷主要涉及财产利益, 原告未提供其商誉明显受损或实际造成混 淆的证据, 法院对该诉讼请求不予支持。
山东省济南市中级人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十 七条第(二) 项、第六十三条第三款, 《最高人民法院关于审理商标民 事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、第十六条、第十七条之 规定, 判决:
一、被告宏济堂医药公司立即停止侵犯原告宏济堂制药公司、宏济 堂阿胶有限公司第4686539号注册商标的使用权的行为;
二、被告宏济堂医药公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告宏济 堂制药公司经济损失包括合理费用共计5万元;
三、驳回宏济堂制药公司的其他诉讼请求。
【法官后语】
老字号是指历史悠久, 拥有世代传承的产品、技艺或服务, 具有鲜 明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴, 取得社会广泛认同, 形 成良好信誉的品牌。老字号在传承过程中一般会经历公私合营、分立、 改制、重整等演变过程, 形成的经营主体之间不再具有共同的利益, 因 此, 对于老字号资源尤其是商标等标识性资源的争夺就成为老字号传承
主体之间最经常出现的纠纷。
第一, 前提条件: 合法注册的商标权应予保护。我国《商标法》实 行商标注册制, 经营主体通过合法手段正当注册而取得的商标依法受到 法律保护, 是处理此类纠纷的前提, 这也是对于现行法律秩序维护的需 要。如果商标注册人在注册商标时缺乏正当性基础, 最常见的是将老字 号的所有传承主体共同使用的商标进行注册,对这种行为, 其他主体可 以请求宣告商标无效。另外, 商标的注册与使用应当遵循诚实信用原 则。由一家擅自抢注大家共同使用的商标的行为, 因为缺乏正当性基 础, 根据最高人民法院公布的第82号指导案例的裁判要旨, 对其提起的 商标侵权之诉, 法院不予保护。在审查商标注册行为是否具有正当性时 应重点注意两点: 其一, 注册人应当与老字号有历史传承关系; 其二, 注册人所申请注册的标识性资源不应当损害其他传承主体的正当利益。
第二, 历史因素对商标在先使用认定的影响。此类案件中的历史因 素, 主要指该商业标识曾由老字号前身企业所有或使用的事实, 在此情 况下, 即便某一主体将其注册为商标, 其他传承主体的行为在一定程度 上也具有一定的天然合理性。但是这种对历史因素的考虑, 应当满足 《商标法》第五十九条第三款规定的在先使用条件, 才能够在原有范围 内继续使用: 一是在商标申请之前使用; 二是这种使用产生了一定的影 响, 两个条件缺一不可。如果其他主体与老字号在历史上具有传承关 系, 并且对于商业标识的使用处于延续状态, 通过使用产生了一定影响 的, 可以允许其在原有范围内继续使用。而如果仅仅是老字号的前身企 业曾经使用过相关标识, 但这种使用产生过中断, 其他主体不能在商标 申请注册以后, 以与老字号具有历史传承关系为由主张在先使用。或者 其他主体虽然在商标申请注册之前在先使用了该商标, 但是并未通过使 用产生一定影响, 如本案中的被告仅在传统节日悬挂以烘托气氛的使 用, 没有产生一定影响, 则难以构成商标法意义上的在先使用。
第三, 现实因素对商标保护强度的影响。商标注册后经过使用所产
生的知名度和影响力, 是决定其保护强度的重要因素。而站在老字号历 史文化传承的角度, 法院对于老字号商标的保护或者限制, 应当有利于 保护老字号品牌价值的维持和提升。老字号商标注册后经过使用取得较 高知名度的, 由于其对于品牌维护和提升作出了较大贡献, 一般倾向于 给予较强的保护, 对于其他传承主体的使用则应进行限制或禁止; 反 之, 如果其他传承主体通过对于相关标识的使用, 对于老字号品牌也作 出了贡献的, 则应从包容性发展的角度, 允许其继续在原有范围内使 用。
总之, 处理老字号传承主体之间的商标纠纷, 应在充分考虑历史因 素的情况下, 保护现阶段的经营主体通过合法经营取得的商誉和竞争优 势, 尽量划分一条清晰的权利边界, 维护公平竞争的市场秩序。
编写人: 山东省济南市中级人民法院 颜峰