——润滑剂公司诉润滑技术公司等侵害商标权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
上海知识产权法院(2021)沪73民终596号民事判决书 2.案由：侵害商标权纠纷
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3.当事人
原告(上诉人):润滑剂公司
被告(上诉人):润滑技术公司
被告(被上诉人):邹某 被告：袁某国
【基本案情】
原告润滑剂公司系外国法人独资企业，成立于2002年1月12日，经营范 围包括区内从事润滑剂及其相关产品为主的仓储(除危险品)、分拨业务及区 内售后服务等。经克鲁×润滑剂慕尼黑欧洲两合公司授权，原告取得克鲁×系列 商标(核定使用在第4类工业用油、润滑油等商品上)的许可使用权及获得侵 权赔偿的权利，授权期限自2017年1月1日起。
被告润滑技术公司成立于2007年4月18日，经营范围为从事润滑油的销 售等，该公司曾是克鲁×润滑油经销商。该公司法定代表人、实际控制人邹某 (占股99.505%)在未经克鲁×系列注册商标权利人许可的情况下，指使袁某国 等公司员工，将低价购入的其他品牌润滑油自行灌装至专门订制的容器内，并 贴附印制有权利人注册商标的贴纸，再以正品“克鲁×”品牌润滑油的价格对 外予以销售，从中非法获利。后邹某、袁某国于2019年6月被公安机关抓获 经审理，邹某等人制造、销售上述自行灌装的假冒“克鲁×”润滑油的非法经 营数额共计26万余元。上海市浦东新区人民法院作出刑事判决，以邹某、袁某 国犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑，并处罚金。
此外，邹某还指使袁某国等公司员工，向他人定制小罐，将大罐正品克 鲁×润滑油分装成小罐润滑油，加贴自行委托印制的假冒克鲁×系列注册商标的 标识后予以销售。邹某在公安机关供述称，其无法实现原装润滑油的真空生产 环境，在自行分装过程中会有一些杂质混进润滑油中，影响油的品质，但是其 在分装时会十分小心，尽量减少杂质。袁某国在公安机关供述称，分装的目的 是拓宽小罐克鲁×润滑油的市场，并赚取更多利润。被告润滑技术公司的多名 员工在公安机关的询问笔录中证实，润滑技术公司的分装活动在2016年至
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2017年开始。根据润滑技术公司员工的证言及其提供的产品出库记录统计，润 滑技术公司灌装及分装克鲁×润滑油的销售金额为300万余元，邹某在刑事案件 审理中对该出库记录不持异议。故润滑剂公司诉至法院，请求判令三被告立即 停止商标侵权行为，连带赔偿原告经济损失2500万元，以及合理费用25万元。
【案件焦点】
1.三被告将大罐“克鲁×”品牌润滑油分装成小罐“克鲁×”品牌润滑油 的行为是否构成商标侵权；2.若构成侵权，则三被告应承担何种侵权责任。
【法院裁判要旨】
上海市浦东新区人民法院经审理认为：被控侵权行为包含灌装和分装两种 情况，其中的灌装行为构成商标侵权。关于将大罐正品“克鲁×”品牌润滑油 分装成小罐“克鲁×”品牌润滑油的行为：1.被控分装小罐上贴附商标的行为 属于商标法意义上的使用行为。润滑技术公司自行购入小罐，将正品分装入上 述小罐中，并贴附假冒“克鲁×”标识，其作用是向客户表明分装后的小罐润 滑油来源于克鲁×品牌权利人。此种标识添附行为没有改变商标的来源识别功 能，并非为了说明、描述、指示商品而正当使用涉案商标，不属于合理使用。 2.被控分装行为破坏了商标的品质保证功能。被控分装行为系被告在不具备润 滑油灌装环境和条件、不保证包装罐符合润滑油灌装要求的情况下进行的，完 全不能保证润滑油应当达到的洁净程度，不能保持润滑油原有的品质，使相关 公众对该商品的认可度和信赖度降低，在一定程度上会损害原告的品牌声誉。 3.被控分装行为不适用商标权利用尽原则。适用商标权利用尽原则时，使用人 必须保证商品来源于商标权利人，且销售中不能对商品进行任何形式的改变， 不能影响商标的来源识别功能和品质保证功能。被控分装行为破坏了润滑油的 包装，或将低等级润滑油标识为高等级润滑油，损害了产品的质量和商标权利 人的信誉，不能适用商标权利用尽原则。综上，涉案分装行为属于商标法规定 的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为。
关于责任承担。邹某作为润滑技术公司的大股东和实际控制人，应与润滑
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技术公司共同承担侵权的民事责任。被告袁某国系润滑技术公司员工，仅获得 工资收益，并不参与利益分成，故不应与润滑技术公司及邹某共同承担赔偿责 任。根据邹某的自认及润滑技术公司多位员工的证言，证实被告润滑技术公司 及邹某至少从2017年开始实施灌装及分装行为，故本案侵权行为的涉案金额不 能仅以刑事案件中认定的金额为限。
上海市浦东新区人民法院判决如下：
一、被告润滑技术公司、邹某于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告润 滑剂公司经济损失人民币200万元，合理开支人民币15万元；
二、驳回原告润滑剂公司的其他诉讼请求。
润滑剂公司、润滑技术公司不服一审判决，提起上诉。
上海知识产权法院同意一审法院的裁判意见，判决如下： 驳回上诉，维持原判。
【法官后语】
将大包装商品拆分为小包装商品销售是市场较为常见的一种销售方式，特 别是一些大包的进口商品，分装后便于销售。在此过程中必然会涉及商品的重 新包装，也就会涉及对权利人商标的使用。正品分装过程中的商标使用行为是 否构成商标侵权?笔者认为，正品分装行为是否构成商标权侵权，不能一概而 论，而应结合个案，从被控分装行为是否属于商标性使用、分装是否影响商品 质量、是否适用商标权用尽原则等方面进行综合评判。
(一)正品分装是否属于商标性使用
一般而言，商标侵权以属于商标法意义上的商标性使用为前提。认定属于 商标性使用行为的关键在于，该行为是否能够用于识别商品的来源。本案被告 润滑技术公司原系克鲁×品牌润滑油的经销商，由于客户需要小罐的润滑油， 故将购买的大罐克鲁×润滑油分装入其自行定制的小罐油桶中，并在油桶上贴 附了原告的权利商标。被告润滑技术公司的上述商标贴附行为，其主观上是为 明示润滑油的来源，让消费者了解该润滑油的出处，从而提高润滑油的销量； 客观上，消费者亦能通过包装上的商标判断商品的来源。因此，被告润滑技术
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公司在正品分装销售时贴附商标的行为完全满足商标性使用的条件。
被告润滑技术公司提出，其在分装时使用权利商标是为了说明其销售的是 克鲁×品牌润滑油，因此属于对商标的合理使用。合理使用是指尽管使用了与 他人相同或近似的商标，但不会产生识别商品来源的功能，如描述性使用、说 明性使用、指示性使用等，其本质上不是对他人注册商标的使用。但本案涉案 行为不属于对权利商标的合理使用。首先，本案的克鲁×系列商标，显著性强， 并非通用标志或描述性标志，被告润滑技术公司的使用行为不可能构成描述商 品性质的描述性使用。其次，说明或指示自已提供的商品的用途、服务对象和 真实来源的说明性使用、指示性使用行为，必须善意、合理且符合商业惯例， 以不使消费者混淆为前提。换言之，若销售者对他人商标的使用仅仅是指示性 的，那么消费者便不会误认为该商品来源于商标权人。被告润滑技术公司定制 小号油罐，贴附原告商标，且完全模仿了正品的包装装潢，消费者仍会认为这 些产品直接来源于原告，且其目的是增加润滑油的销量，主观上不具有善意。 因此，被告的行为亦不构成说明性或指示性使用。
(二)正品分装是否影响了商品质量
商标对商品具有质量保证功能，商标法亦对商标权人的品质控制权和商标 实际使用人的品质保证义务作出了规定。消费者会以商标作为判断商品质量的 因素，商标因此还承载着商标权人积累的商誉。若商标使用人的商品质量与商 标权人的商品质量存在差异，则意味着商标权人丧失了对该商品的品质控制力， 其商誉也可能遭受损害。
本案涉及的商品是润滑油，润滑油作用于机械设备之中，能够降低机械摩 擦力，减少机械运转时的磨损，延长机械使用寿命。一旦润滑油中混入了灰尘、 发丝、水汽等杂质，则这些杂质会不可避免地改变润滑油的凝点、流动性等物 理或化学性质，甚至可能加速机械设备的磨损、腐蚀，引发机械故障。将大罐 润滑油分装为小罐的行为，特别区别于对物质结构较稳定的诸如铅笔、文具等 商品的分装，更容易因为混入这些杂质而降低润滑油的功效，影响其品质。被 告邹某亦在刑事案件的讯问笔录中承认，原装润滑油的生产过程都是真空的，
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但其不具备真空分装的环境和条件，其能采取的措施，只有操作小心、第一时 间完成封口等，尽量让杂质少些混入润滑油中。综上可以认定，本案的分装活 动无法保证分装润滑油的品质，实际已对润滑油的品质产生了影响，破坏了克 鲁×系列商标的品质保证功能。
(三)正品分装是否适用商标权用尽原则
商标权利用尽是指享有商标权的商品经由商标权人或被许可人以合法方式 销售或转让后，商标权人对该特定商品上的商标权即告穷竭，其无权禁止合法 取得该商品的所有权人在市场上再行销售或直接使用。换言之，合法取得正品 后进行转售的行为，并不侵害商标权。但在转售时，还必须保证不对商品进行 改变，否则，一旦对商品质量造成影响，仍然会破坏商标的品质保证功能，损 害商标权人的商誉。从商标标示特定商品与特定来源之间联系的功能出发，通 常可以根据改变程度是否足以实质性影响商品性质以及消费者的选择，来判断 改变后再次出售的行为是否构成商标侵权。
被告的正品克鲁×润滑油来源合法，但被告在将润滑油再次销售时，破坏 了正品包装，如前所述，其改变程度已经影响了商品质量，并进一步影响消费 者的选择，可能会对商标权人的商誉造成影响，故其分装行为不适用商标权利 用尽原则。
综上，被告润滑技术公司在正品分装过程中对权利商标的使用属于商标性 使用，未落入注册商标的合理使用范畴，且该分装行为影响了商品质量，对权 利人造成损害，亦无法适用商标权利用尽原则，故构成商标侵权。
编写人：上海市浦东新区人民法院 倪红霞杨岸松
