——管材公司诉管道公司等侵害商标权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
江苏省高级人民法院(2021)苏民终1680号民事判决书 2.案由:侵害商标权纠纷
3.当事人
原告(被上诉人):管材公司
被告(上诉人):管道公司、戴某 被告:黄甲
【基本案情】
管材公司系涉案商标的注册人,该商标自1997年2月28日获得授权并公 告,经续展保护期限至2027年2月28日,核定使用于第17类商品,包括塑料 管、板、杆条、管子接头。
管道公司成立于2009年6月11日,经营范围包括管件生产、销售等。其 法定代表人为黄乙,股东为黄乙、戴某,该二人系夫妻关系。黄甲系该二人 儿子。
生效的(2018)苏0106刑初576号(以下简称576号案件)刑事判决认 定:管材公司系涉案商标权人;在管道公司厂房及仓库现场有大量假冒涉案商
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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷
标等品牌的管材、配件;管道公司在2014年至2018年期间,销售仿冒涉案商 标品牌管材金额为10165817.38元;黄乙系管道公司法定代表人,负责公司经 营和管理,戴某负责公司财务工作及部分发货工作,黄甲负责联系采购假冒品 牌包装、防伪标签及部分记账、发货工作;管道公司实施了假冒注册商标的犯 罪行为,构成假冒注册商标罪,单处罚金800万元,收缴非法经营所得;戴某、 黄甲系其他直接责任人员,均构成假冒注册商标罪,分别判处有期徒刑,宣告 缓刑,并处罚金20万元。
戴某在576号案件中供述,管道公司钱款进入其个人账户,付款亦由其账 户支出。管道公司认定其侵害了管材公司涉案注册商标专用权。576号案件涉 及的涉案商标即是管材公司涉案注册商标。
管材公司认为,576号案件已认定管道公司、黄乙、戴某、黄甲犯假冒注 册商标罪,前述单位及自然人应当向管材公司承担赔偿损失的民事责任。一审 中,管材公司撤回对黄乙的起诉,法院已裁定予以准许。
【案件焦点】
管材公司主张管道公司、戴某、黄甲连带赔偿其经济损失500万元、合理 费用10万元的主张能否成立。
【法院裁判要旨】
江苏省南京市中级人民法院经审理认为:管道公司侵害管材公司涉案注册 商标专用权的行为已由576号判决予以确认,在管道公司、戴某、黄甲未提交足以 推翻该事实的相反证据的情况下,法院对该事实予以确认。
管道公司涉案行为已被追究刑事责任,管材公司提出赔偿损失的主张,有 事实与法律依据,应予支持。综合考虑涉案注册商标情况、管道公司侵权规模 及可能获利、管材公司的合理费用等因素,酌情确定赔偿数额。
戴某、黄甲在管道公司的地位与作用不同,该二人对侵权行为的责任承担 亦应有所不同。戴某系管道公司两股东之一,其与另一股东黄乙系夫妻关系, 该二人对管道公司侵权行为起支配作用,戴某还通过个人账户收取管道公司应
二、知识产权权属、侵权纠纷 139
得款项,且未提交证据证明其已将收取的公司款项归还管道公司,其行为损害 了公司债权人的利益,应当对管道公司的债务承担连带责任。黄甲系管道公司 实施侵害管材公司注册商标专用权行为的其他直接责任人员,管材公司提交的 证据不足以证明黄甲对管道公司的涉案侵权行为具有支配作用,黄甲被追究刑 事责任是基于刑法对单位犯罪中具有特定身份的责任人所作出的特别规定,在 民事诉讼程序中,黄甲的行为系执行管道公司工作任务的行为,不应与管道公 司承担连带赔偿责任。
江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第三十四 条第一款,《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十七条第一项、第六 十三条第一款及第三款,《中华人民共和国公司法》第二十条第三款,《最高人 民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十三条规定, 判决:
一 、管道公司、戴某自判决生效之日起十五日内连带赔偿管材公司经济损 失及合理费用共计130万元;
二 、驳回管材公司的其他诉讼请求。 管道公司、戴某不服,提起上诉。
江苏省高级人民法院经审理同意一审法院裁判意见,依照《中华人民共和 国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决:
驳回上诉,维持原判。
【法官后语】
知识产权犯罪行为属于知识产权侵权行为,相应地,商标权犯罪行为亦属 于商标权侵权行为。在自然人针对商标权的犯罪行为中,构成刑事犯罪即构成 民事商标侵权。这也是很多商标权人在获得于已有利的商标犯罪刑事判决后, 便以刑事判决作为依据主张犯罪行为人侵害了其注册商标专用权,从而要求犯 罪行为人向其承担民事侵权责任的基本逻辑。本案中,管材公司即是按照该逻 辑,以生效的刑事判决作为依据,主张犯罪单位管道公司、犯罪行为人戴某、 黄甲向其承担侵害商标权的民事赔偿责任。
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通常而言,在自然人独立犯罪或共同犯罪行为中,犯罪行为人的刑事责任 成立则民事责任必然成立。但在单位实施侵害他人商标权的犯罪行为时,该行 为系由单位决策机构或者负责人决定后实施,行为主体是单位而非某个直接负 责的主管人员或其他直接参与人员。单位的行为一旦构成犯罪,则该单位必然 构成民事法律关系上的商标侵权。但单位犯罪中的自然人罪犯不能简单地适用 前述“犯罪即侵权”的判定规则。
单位作为法律拟制的行为主体与责任主体,其犯罪行为的决策与实施都离 不开自然人的参与,所以打击单位犯罪除了对单位处以罚金外,还会对单位直 接负责的主管人员和其他直接责任人员科以刑罚责任,从而使得单位犯罪的行 为主体与责任主体并不严格对应。这种责任主体的扩张系因单位犯罪的特殊性 所决定。其一方面通过对单位处以罚金降低单位对犯罪获利的预期、削弱单位 继续犯罪的经济能力;另一方面通过惩处单位的相关责任人震慑其他潜在的行 为人不再实施类似犯罪行为。
单位实施侵害他人商标权的犯罪行为系符合特定构成要件的民事侵权行为: 即明知侵权而实施、在相同商品上使用与他人注册商标相同的商标、相关犯罪 数额达到一定标准。在单位犯罪中追究相关责任人的刑事责任通常也以该责任 人具有侵权故意作为前提条件。然而,商标民事侵权系以行为、结果及两者之 间的因素关系作为判定依据,行为人的主观过错并非侵权与否的判定标准。在 一般的单位商标侵权行为中,通常认定相关主管人员及直接参与人员系履职行 为,不构成独立的民事商标侵权行为,不承担相应的民事责任。基于前述商标 侵权判定依据的分析,相关主管人员及直接参与人员不应随着单位侵权主观过 错程度的增加及其个人对单位侵权行为认知的改变,而由单位侵权行为的参与 人演变为独立侵权行为的实施人。所以,单位犯罪中行为主体与责任主体的不 严格对应性,以及责任主体的扩张不能当然由刑事犯罪领域延伸到民事侵权 领域。
当然,在单位犯罪同时构成民事侵权的法律关系中,部分自然人罪犯可能 会承担相应的民事责任。例如,本案中的戴某即承担了相应的民事责任。但该
二、知识产权权属、侵权纠纷
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责任的承担并非基于其直接实施了侵害商标权的行为,而是基于其与管道公司 之间特定的民事法律关系。
本案判决进一步厘清了单位犯罪中,自然人罪犯刑事责任与民事责任的差 异,避免了基于“举重以明轻”的简单逻辑认定“犯罪即侵权”,对类似纠纷 的化解具有一定的参考价值。
编写人:江苏省南京市中级人民法院臧文刚
