——照明公司诉塑料公司侵害商标权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
广东省高级人民法院(2019)粤民再147号民事判决书
2. 案由：侵害商标权纠纷 3.当事人
原告(上诉人、再审申请人):照明公司
被告(被上诉人、再审被申请人):塑料公司
【基本案情】
照明公司是第14244××号 O 欧普”、第44265××号“欧普”注册商 标的权利人，核定使用商品均为第11类，包括灯、日光灯管等，其中第14244 ××号“O 欧昔”注册商标多次被认定为广东省著名商标，并于2007年被认 定为中国驰名商标。塑料公司是第139841××号 “OUPUTE” 注册商标的权利 人，核定使用范围是第11类，包括日光灯管、电灯等。塑料公司是第139845 ××号“欧 善 特”注册商标的权利人，核定使用范围是第21类，包括除蚊 器、清洁用布等。塑料公司在其生产、销售、许诺销售的台灯、小夜灯等灯类产




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品及相关宣传网页上使用“ 欧 普 特 ”“ouFuTE 欧 容 特 ” “ ”
等标识，被诉产品在各大实体超市销售，在电商平台等线上销售。塑 料公司生产的灯具等商品曾因质量不合格被行政处罚。经照明公司申请，国家商 标评审委员会作出裁定，裁定塑料公司的第139841××号 “OUPUTE” 商标予 以无效宣告。塑料公司不服，向法院提起行政诉讼，后被判决驳回诉讼请求。
照明公司以塑料公司构成商标侵权为由诉至法院，请求判令塑料公司在灯 类产品等上立即停止使用上述“欧普特”等商标标识，消除影响，并请求适用 惩罚性赔偿其经济损失及合理费用300万元。
【案件焦点】
1.塑料公司的被诉行为是否构成商标侵权；2.若构成，塑料公司应承担何 种民事责任；3.本案赔偿数额应如何确定以及应否适用惩罚性赔偿。
【法院裁判要旨】
广东省广州市南沙区人民法院经审理认为：塑料公司的被诉标识与照明公 司的注册商标不构成近似，以一般消费者的注意力足以区分两者，故塑料公司 不构成侵犯商标权。
广东省广州市南沙区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十 四第一款，《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项，《最高人民法院关于 审理商标民事纠纷案件适用法律苦干问题的解释》第九条第二款规定，判决 如下：
驳回照明公司的全部诉讼请求。
照明公司不服一审判决，提起上诉。广州知识产权法院经审理认为：被控 侵权标识与照明公司的案涉注册商标不构成近似，虽照明公司主张其案涉注册 商标具有较高显著性及知名度，但在本案中以相关公众的一般注意力足以区分 两者。
广州知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一




一、知识产权权属、侵权纠纷 119

款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。
照明公司不服二审判决，申请再审。广东省高级人民法院经审理认为： 一、关于塑料公司的被诉行为是否构成商标侵权问题
“【O 欧普”“欧 普 ”注册商标中“欧普”文字属于臆造词，具有较强的
固有显著性，经过其持续的使用和宣传，该商标已达到相当高的知名度。虽然 被诉商标“欧 普 特 ”的字体与涉案商标有所不同，但由于其为纯文字商标， 对应的“欧普”在文字构成、呼叫等方面相近，且未形成明显有别于涉案商标
于
的其他含义，两者构成近似标识。而“OüFu7E 欧 鲁 特” “ 以 ” 及
标识虽然外形与涉案商标有一定区别，但均含有“欧普”两字，且 对应的英文 “OUPUTE” 与 “OPPLE” 在字母组成、呼叫等方面相近，也与 “欧普”读音相似，在照明公司的涉案商标具有较强显著性和较高知名度的情 况下，塑料公司的被诉标识已构成使用在同一种商品上的近似商标，极易使相 关公众对商品来源产生混淆和误认，构成商标侵权。
二、关于本案赔偿基数应如何确定问题
照明公司主张以涉案商标许可使用费的倍数合理确定本案赔偿数额。
(一)关于涉案商标许可使用费。照明公司提交的《商标授权许可协议》、 银行转账凭证、店铺照片等证据已证实其实际履行了《商标授权许可协议》。 结合涉案商标知名度，足以证明“照明公司授权给销售商的涉案商标许可使用 费为36.5万元/年”这一事实成立。
(二)关于本案应计赔的侵权时长。塑料公司于2016年2月至2020年1月 的四年期间持续侵权。由于本案为再审案件，本案计算赔偿的侵权时间应截至 二审判决作出之日，即应计赔的侵权时长为21个月，折合为1.75年。
(三)关于合理倍数的确定。照明公司授权许可涉案商标给销售商的使用 范围仅限于在销售商的经营场所使用和宣传涉案商标，区域仅为销售商所在的




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地市。而本案塑料公司被诉侵权行为的性质为生产、销售和许诺销售被诉侵权 产品，销售方式包括线上和线下，范围为全国甚至全球，可见塑料公司使用涉 案商标的程度和范围要比照明公司授权销售商的大得多。因此，本案商标许可 使用费至少应按“36.5万元/年”的2倍计算，即73万元/年。故本案赔偿基 数应确定为73万元/年×1.75年共计127.75万元。
三 、关于本案应否适用惩罚性赔偿问题
根据我国商标法规定，对于恶意侵犯商标专用权且情节严重的侵权行为， 可以适用惩罚性赔偿。
(一)关于恶意的认定。首先，塑料公司明知他人享有商标权，仍故意实 施侵权行为。照明公司起源于广东，且为中国驰名商标，塑料公司作为同地区 同行业的经营者，仍故意在相同商品上使用多个近似商标，主观恶意明显。其 次，塑料公司明知其不享有相关商标权利，仍然故意实施商标侵权行为。故塑 料公司在申请注册“欧普特”商标时，显然已经充分知晓“欧普特”商标不能 用在第11类商品上。但塑料公司仍然故意将其注册在第21类的“欧普特”商 标，跨类别地使用于第11类的灯类商品上，可见塑料公司侵犯照明公司商标 权、攀附照明公司商誉的主观意图明显。
(二)关于情节严重的认定。首先，塑料公司生产并且在电商平台等多渠 道销售被诉侵权产品，侵权持续时间长，从本案起诉至再审期间均未停止侵权， 且侵权产品种类多，销售数量巨大。其次，塑料公司不断扩大生产规模，另行 成立了新的公司，专门从事灯饰产品的研发与生产。最后，塑料公司生产的侵 权产品还因质量不合格被行政处罚，给照明公司通过长久努力积累起来的商业 信誉带来负面评价。且塑料公司经营范围并不包含灯具制造，产品质量不合格 极易引发安全事故，影响公共安全。
综上，塑料公司的主观恶意明显，侵权情节严重，本案应适用惩罚性赔偿。 综合考虑本案塑料公司的主观恶意程度、侵权行为的性质、情节和后果等因素， 本案应按三倍确定赔偿数额。由于上述赔偿基数127.75万元的三倍已超过300 万元，故对于照明公司的诉请予以全额支持。




一、知识产权权属、侵权纠纷 121

广东省高级人民法院依照《中华人民共和国商标法》第五十六条、第五十 七条、第六十三条第一款和第二款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案 件适用法律若干问题的解释》第九条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉 讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
一 、撤销二审判决；
二、撤销一审判决；
三、塑料公司立即停止侵犯照明公司涉案注册商标专用权的行为； 四 、塑料公司在电商平台等刊登声明消除影响；
五、塑料公司向照明公司赔偿经济损失及合理费用合计300万元；
六、驳回服明公司的其他诉讼请求。
【法官后语】
一 、商标侵权的判定标准
《中华人民共和国商标法》在商标侵权判断原有的近似性标准基础上增加 了混淆可能性标准。近似性与混淆可能性作为商标相似侵权判断的独立要件， 近似性是商标侵权判断的前提，混淆可能性则是商标侵权判断的决定性要件。
第一，商标近似的比对方法。商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册 商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要 素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对 商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。在 审判实践中，一般遵循以下比对原则：一是整体比对兼要部比对原则；二是隔 离比对原则，即在假定被比对商标与比对商标在隔离状态下进行，而不是将两 者放在一起比对。
第二，商标构成混滑的判定标准。判断是否存在造成相关公众混淆、误认 的可能性时，应重点考虑商标的显著性和知名度，商标的相同或近似程度、商 品的相同或类似程度以及被告的主观意图、市场定位、消费者的范围等因素。 把握混淆判断标准，要以相关公众的一般注意力观察时，对商品或服务的来源 或者相关信息产生混淆或者误认的可能性作为判断标准。




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第三，商标近似与混淆可能性的关系。根据商标近似和混淆可能性的不同 组合形式，实践中主要存在三种商标近似形态：商标近似且存在混淆可能性； 商标近似但不存在混淆可能性；商标不近似(或仅部分近似)但存在混淆可能 性。对于第一种情形，既具备商标近似的形式要件，又满足实质要件，通常可 认定构成商标混淆。对于第二种情形，仅具备商标近似的形式，但由于考虑到 显著性、历史情况等其他因素，通常认为不会引起市场混淆。对于第三种情形， 虽然在形式上不完全具备近似的表现，但是因为考虑到商标的知名度、主要识 别部分的近似程度等因素，通常也应认定构成商标混淆。
第四，知名度高低加显著性强弱与商标权保护强弱的关系。商标权的保护 强度是与知名度和显著性相关的。《最高人民法院关于当前经济形势下知识产 权审判服务大局若干问题的意见》指出：“认定商品类似和商标近似要考虑请 求保护的注册商标的显著程度和市场知名度，对于显著性越强和市场知名度越 高的注册商标，给予其范围越宽和强度越大的保护。”在具体案件中，相关商 标的构成要素整体上构成近似的，通常可认定为近似商标。而有些商标虽然构 成要素整体上不近似，但主张权利的商标的知名度要远高于被诉侵权商标的， 可以采取比较主要部分决定其近似与否。在保护具有较高知名度的商标时，应 按有关司法解释的精神，适当放宽近似商标或者类似商品的判断标准。
二、惩罚性赔偿及其适用条件
惩罚性赔偿，是指由法院所作出的超出实际损害数额的赔偿。因其赔偿金 数额超出了实际损失的数额，而被看作是对民法“损害填平原则”的一大突 破。《中华人民共和国商标法》在2013年的修订中首次规定了知识产权领域的 惩罚性赔偿制度。2020年5月28日颁布的《中华人民共和国民法典》从民事 基本法层面对知识产权侵权惩罚性赔偿进行了总括性规定，①这标志着惩罚性 赔偿制度在知识产权领域的普遍建立。


①《中华人民共和国民法典》侵权责任编第一千一百入十五条规定：“故意侵害他人知 识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”


(一)惩罚性赔偿适用的程序要件
一般以原告在诉讼请求中主张为前提。从不告不理的原则出发，若受害人 作为原告并未明确提出请求，法官不能主动适用惩罚性赔偿。如果原告在起诉 时并未申请适用惩罚性赔偿，但在案件审理过程中，经法官释明，被告有可能 符合承担惩罚性赔偿贵任情形的，原告可变更或增加其诉讼请求，要求被告承 担惩罚性赔偿责任，但一般应当在一审法庭辩论终结前提出。
(二)惩罚性赔偿适用的实体要件
1. 主观要件：“恶意”的认定。“恶意”是指行为人明知其行为损害他人 合法权益而故意为之的心理状态，其针对的是行为人的主观状态.表明其行为 的可责难性。在审理商标侵权诉讼中，具有下列情形之一的，可认定行为人具 有恶意：(1)权利商标的知名度较高；(2)侵权人与权利人之间具有许可、经 销、代理、代表、合作等合同关系，或者存在劳动、劳务关系，或者进行过磋 商、诉讼、异议程序等，明知他人知识产权存在；(3)侵权人曾抢注原告驰名 商标，或注册过近似商标，在相关部门驳回或被起诉后，仍攀附原告商标声誉， 继续实施侵权行为；(4)侵权人或者其控股股东、法定代表人等在生效判决作 出后，重复或变相重复实施侵权行为；(5)侵权人或者其控股股东、法定代表 人等经权利人多次警告或受到行政机关处罚后，仍继续实施侵权行为；(6)假 冒原告注册商标；(7)侵权人在侵权过程中存在掩盖其侵权行为、伪造或毁灭 侵权证据等行为；(8)侵权人拒不履行行为保全裁定等情形。
2. 恶意与故意的区别及关系。《中华人民共和国民法典》以及新修订的 《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》,都采用“故意”的用 语，而《中华人民共和国商标法》则使用了“恶意”一词。单纯从语义上看， “故意”是指行为人对行为可能产生的危害结果具有清醒的认识，希望或放任 危害结果的发生，包括直接故意和间接故意。对于“恶意”,是一种较“故意” 更具可责性的主观心态。但是，在民法理论中，“恶意”与“故意”并未有严 格区隔，“恶意”也非传统民法领域的类型化概念，在实践中较少对两者进行 区分理解和使用。因此，从功能角度看，将“恶意”解释为“故意”,更有利




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于惩罚性赔偿两法律要件规制范围的清晰化区分及功能实现，也可以直接与民 事侵权理论和实践关于主观故意的理解相契合。在审判实践中，应当将惩罚性 赔偿中的“恶意”限于直接故意，防止将“故意”的内涵过于宽泛。
3. 客观要件：“情节严重”的认定。“情节严重”是指被控侵权人从事的 侵犯商标权的行为从方式、范围、所造成的影响等方面均对权利人产生了较大 损失和消极影响。在认定情节严重时，可从如下几个方面予以考虑：一是侵权 时间长或多次侵权。二是侵权地域范围广。三是侵权手段恶劣、损害结果严重。 四是侵权产品种类多，侵权获利数额巨大，给权利人带来巨大经济损失或其他 严重后果。五是侵害行为对权利人的商誉产生了消极影响。六是社会影响大， 侵权产品涉及食品、药品、医疗、卫生等行业，可能危害人身安全或者损害公 共利益等。七是以侵权为业等。
三、惩罚性赔偿基数的确定
根据《中华人民共和国商标法》第六十三条第一款规定，惩罚性赔偿的适 用，除应当满足前述主客观要件外，其计赔基数必须是按照“权利人因被侵权 所受到的实际损失”“侵权人因侵权所获得的利益”或者“商标许可使用费的 倍数”这三种方法进行确定。笔者仅结合本案的举证和主张，对如何确定商标 许可使用费及其合理倍数进行分析和阐释。
(一)商标许可使用费的确定。
一个真实合理并且已得到实际履行的商标许可使用费，对确定惩罚性赔偿 基数具有重要意义。在确定商标许可使用费时，应综合考虑下列因素：1.许可 使用合同是否已实际履行，有无发票、付款凭证、商标许可使用实况等相应证 据；2.许可使用合同是否备案；3.许可使用的权项、方式、范围、区域、期限 等因素与被诉行为之间有无可比性及重合度；4.许可使用费是否为正常的商业 许可费用而未受到诉讼、并购、破产、清算等外在因素的影响；5.许可人与被 许可人之间是否存在亲属、投资或关联公司等利害关系。
(二)商标许可使用费的合理倍数的确定
从学理上理解，对“商标许可使用费的合理倍数”的适用，目的在于弥补




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权利人因商标专用权遭受侵犯所受到的应得而未得之消极损失。在确定具体 “倍数”时，需要根据案件的具体情况，按照能够使商标权人因侵权行为受到 的实际损失得到充分的赔偿，依循侵权人不能因侵权行为获利的原则，进行合 理确定。具体需要考虑的因素有： 一是许可使用的权项、方式、范围、区域、 期限等因素与被诉侵权行为之间的差距；二是权利商标在侵权行为发生地的市 场影响力、市场价值等因素；三是权利商标的知名度与商标许可使用费之间的 市场匹配度等。
需要注意的是，参照商标许可使用费的倍数合理确定实际损失或者侵权所 得时，只能考虑该许可费所针对的许可行为与涉案侵权行为在权利性质、许可 时间、范围等方面的可参考程度，而不应当考虑惩罚性因素。否则，以此作为 基数，再根据具体情节确定适当的惩罚倍数时，相当于对侵权人进行了双重惩 罚，失去了正当性。
四 、惩罚性赔偿倍数的确定
依据《中华人民共和国商标法》(2013年修订)第六十三条第一款的规 定，在确定惩罚性赔偿数额时，以前述确定的赔偿基数的“一倍以上三倍以 下”进行计算。《中华人民共和国商标法》(2019年修订)提高了惩罚性赔偿 数额的上限，规定了“一至五倍”,进一步强化了对商标权的保护。在惩罚倍 数的确定上，应当遵循以下原则：1.充分考虑被诉侵权人的恶意程度和情节严 重的程度，遵循“罚责相适应”。在具体案件中，可对前文所列举的主观故意 和情节严重所考虑的各项因素赋予不同权重，规范法官裁量权的行使。而惩罚 性赔偿的倍数并不限于整数，如可以是1.3倍、2.5倍等。实现惩罚性赔偿在 民事责任领域中的比例协调，还需要留意那些具有商业维权色彩的知识产权批 量维权行为，避免因重复维权导致惩罚过度。2.兼顾考虑侵权人的财务状况和 当地的经济发展水平。对于财力薄弱者而言适当的惩罚性赔偿数额，往往难以 触动财力雄厚者。在侵权人为盈利丰厚的企业或者大型公司时，较高倍数的惩 罚性赔偿才能产生相应的威慑或者预防效应。且对于同一地区或者经济水平相 当地区的商标侵权行为，应当保持惩罚性赔偿数额的相对稳定。3.统筹考虑民




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事、行政、刑事责任关系，遵循比例协调原则，避免对同一侵权行为的过度惩 罚。由于三者在价值取向上不完全一致，被告以其同一被诉行为已受到行政罚 款或者刑事罚金处罚为由，请求抵销惩罚性赔偿相应数额的，一般不予支持。 但对于同一被诉行为，在确定惩罚性赔偿数额时，法官应考虑被诉侵权人已经 为自己的行为受过刑事或者行政处罚的事实，适当限制惩罚性赔偿的数额，做 到罚当其责。
需要说明的是，虽然塑料公司因产品质量不合格已经受到了行政处罚，但 由于该处罚所针对的是小夜灯产品，并非其“主打”的台灯产品，且时间发生 于较早的2016年之前，而本案被诉侵权行为主要发生于2016年之后，因此该 次行政处罚对本案惩罚倍数的确定影响不大。
编写人：广东省高级人民法院 王晓明 郑英豪