——材料公司诉置业公司、发展公司侵害商标权案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
山东省高级人民法院(2021)鲁民终1582号民事判决书 2.案由：侵害商标权纠纷
3. 当事人
原告(上诉人):材料公司
被告(被上诉人):置业公司、发展公司
【基本案情】
材料公司系含涉案地名的注册商标专用权人，置业公司、发展公司在其开 发的楼盘突出使用涉案地名。材料公司以置业公司、发展公司侵害其商标权为 由起诉两公司。材料公司提交地图、市政府相关部门的问询回复等证据证明涉 案地名不属于国家行政区划的地名，认为涉案地名并非地名商标。
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中国法院2024年度案例 ·知识产权纠纷
【案件焦点】
置业公司、发展公司的行为是否侵犯了材料公司注册商标专用权。
【法院裁判要旨】
山东省青岛市中级人民法院经审理认为：涉案地名属于地理名称。材料公 司虽系涉案注册商标的专用权人，但材料公司无权禁止他人正当使用涉案地名。 置业公司是房地产开发公司，置业公司在房地产广告上突出使用地名，其目的 是使相关公众即商品房购买者了解商品房的地理位置及优越性，是基于说明商 品房自然属性的需要，因此，置业公司在商品房销售中使用地名用于指示房地 产的地理位置具有正当性、合理性。并且，涉案地名的知名度明显高于涉案商 标的知名度，相关公众在购买商品房时，不会因置业公司使用涉案地名标识而 误认为商品房来源于材料公司或与材料公司有关联联系。法院据此认定，材料 公司主张置业公司使用涉案地名侵犯其商标权没有法律依据，材料公司也未举 证证明发展公司侵犯其商标权。
山东省青岛市中级人民法院依照《中华人民共和国商标法》第四条第二 款、第五十七条第二项、第五十九条第一款规定，判决：
驳回材料公司的诉讼请求。
材料公司不服一审判决，提起上诉。
山东省高级人民法院经审理同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和 国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决：
驳回上诉，维持原判。
【法官后语】
本案的核心是地名商标及正当使用的认定。 一、地名商标的认定
地名是人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称，将 地名作为商标内容进行使用或通过法定程序登记注册即为地名商标。地名商标 不是法律上的单独分类，《中华人民共和国商标法》第八条规定，任何能够将
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自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图 形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可 以作为商标申请注册。地名商标一般作为文字商标的一种，但因地名是一种公 共资源，其作为商标使用有一定的限制。《中华人民共和国商标法》第十条第 二款规定，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。 但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经 注册的使用地名的商标继续有效。根据上述法条可以看出，有以下几类可以作 为地名商标：一是县级以下行政区划的地名或不为公众知晓的外国地名；二是 虽是县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名，但具有其他含义或者作 为集体商标、证明商标组成部分的；三是虽是县级以上行政区划的地名或公众 知晓的外国地名但已经注册的。其中关于“具有其他含义”,《最高人民法院关 于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第六条规定：“商标标志由县 级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名和其他要素组成，如果整体上 具有区别于地名的含义，人民法院应当认定其不属于商标法第十条第二款所指 情形。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第四 条作了进一步解释：“根据商标法的规定，县级以上行政区划的地名或者公众 知晓的外国地名一般不得作为商标注册和使用。”实践中，有些商标由地名和 其他要素组成，在这种情形下，如果商标因有其他要素的加入，在整体上具有 显著特征，而不再具有地名含义或者不以地名为主要含义的，就不宜因其含有 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，而认定其属于不得注册的 商标。
本案材料公司认为涉案地名不属于国家行政区划的地名，并非地名商标。 但地名是对某一特定空间位置的专有名称，并非只包含行政区划名称这一内容。 《地名管理条例》第三条规定，地名包含自然地理实体名称，行政区划名称， 村民委员会、居民委员会所在地名称，城市公园、自然保护地名称，街路巷名 称，具有重要地理方位意义的名称等。涉案地名是自然地理实体名称，属于地 名，且不属于《中华人民共和国商标法》规定的“县级以上行政区划的地名”
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和“公众知晓的外国地名”两种禁止情形，因此，权利人注册的涉案商标属于 地名商标。
二、地名商标的特性
一是显著性较弱。《中华人民共和国商标法》第八条规定，任何能够将自 然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、 字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作 为商标申请注册。第九条第一款规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便 于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。从上述两条可以看出，商 标保护的核心要义在于“与他人的商品区别开”“显著特征，便于识别”,区别 性和显著性是对商标的基本要求。一般的地名商标属于文字商标的一种，因其 本身有指示地理位置的含义，当其进入公众视野后，往往首先被识别为代表特 定地点的名称。当商标知名度不够时，很难发挥识别商品来源，与他人商品区 分开的功能。地名商标很难真正作为商标被公众接受，更多地依赖商标后续使 用中产生的显著性。因此地名商标的知名度是商标保护的重要考量因素，地名 商标产生显著性与区分度需要付出更多的努力，对于知名度越高的地名商标， 对其保护力度应该更大。
二是弱保护性。从权利平衡的角度看，《中华人民共和国商标法》需要平 衡权利人的注册商标专用权与社会公众的正当利益。地名是一种公共资源与信 息，不应被某一主体所独占，应当允许他人合理使用，来表明商品位置等信息。 同时，正是由于地名商标的显著性较弱，发挥区别商品来源的作用有限，《中 华人民共和国商标法》对其保护力度也相应降低，因此对地名商标常采用“弱 保护”的态度，对于地名商标的正当使用限制要比其他商标更为宽松。一方面 有利于维护社会公众的利益，不剥夺公众对于地名指示地理位置的自然属性的 使用；另一方面也有利于规范商标权利人的注册与使用行为，引导权利人去注 册显著性更强、更便于识别的商标，或更努力地进行宣传与经营，提高地名商 标的知名度，从而获得更强的保护力度。
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三 、正当使用的认定
《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本 商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、 用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止 他人正当使用。在确定是否是正当使用主要从以下几个方面考量：
一是使用地名的目的。如使用人是出于攀附权利人地名商标知名度的目的， 使相关公众误认为商品来源于权利人或与权利人有关联的商标性使用，商标权 人有权禁止其使用；如是为表示产地或地理位置的叙述性描述，则属于正当使 用。本案中，使用者是房产商，地理位置是房产价值的重要衡量因素，标注房 产所属位置是必要的、正当的；且在商标权人提起诉讼前，使用者曾登报声明， 澄清涉案项目与涉案注册商标无关。使用者已经采取的澄清措施能够证明，其使用 涉案地名并非出于攀附权利人商标、使相关公众混淆的目的，属于正当使用。
二是使用地名的方式。主观目的往往需要通过客观使用形式来判断。如是 否使用与地名商标相同的特殊字体、在显著位置使用、采用特殊排版、使用更 大字体、使用不同颜色等，使地名商标与其他信息形成明显对比；是否在标明 地理位置时使用地名商标，如使用者在宣传中就地名商标进行宣传，但在介绍 具体位置时未标明，说明标明地理位置可能并非使用此地名的目的，可能有攀 附意图。
三是地名商标和地名的知名度。在地名商标知名度较高的情况下，使用地 名可能造成混淆的可能性更大；在商标知名度较弱，地名知名度较高的情况下， 使用地名造成混淆的可能性较小。在本案中，涉案地名作为地理位置的知名度 明显高于作为商标的知名度，因此相关房产购买者不会认为其来源于商标权人 或与其有关联关系。但在某酒类商标中，其作为商标的知名度高于其作为地理 位置的知名度，如在相同类别中使用该地名很容易造成混淆。
四是是否会造成相关公众混淆。某些特定类别对产地、位置、来源等信息 要求更高，相关公众关注度也有所侧重。在房地产领域，地理位置优越对房屋 价值影响较大，注明地理位置是必要的内容，因此地理位置是购房者需要重点
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关注的因素，在看到宣传信息中的地名时，更不容易与商标构成混淆。
需要注意的是，四个因素需要综合考量判断。如在“某庄”①案件中，商 标权人经核准注册了“某庄”商标，核定使用商品为第33类酒(饮料)、黄 酒、果酒，其认为被诉侵权人在酒水商品上突出使用“某莊”构成商标侵权。 但被诉侵权人已经举证证明涉案地名古称“某庄”,且被诉侵权人是当地企业。 法院补充查明涉案地区企业在其产品或者包装上普遍使用“御笔”及“某莊” 字样，主要系借用皇帝御笔，以御笔题写的“某莊”指代地名，因此涉案地区 相关企业使用该御笔书写文字，意在指明其所在地曾被皇帝御笔封为“某庄”。 被诉侵权人在产品上使用“某莊”亦属此性质，故在其相关产品上使用“某 莊”系作为地名的别称，发挥地名标识的作用。本案中，虽然被诉侵权商品中 的“某莊”字体明显比其他字体大，且作为装潢用于包装等显著位置，但被诉 侵权人使用的是不同于权利人商标的繁体字，且涉案地区企业在其产品或包装 上普遍使用皇帝御笔“某莊”代指地名，说明在当地“某莊”作为地名的知名 度高于“某庄”商标的知名度，即使“某庄”已经注册为商标，其商标权人也 不能禁止当地企业为表明其产品产地正当使用该文字。
在本案中，涉案地名作为地理区域名称属于当地社会公众共同拥有的一种 公共资源，如果被垄断使用，显然违反公共利益，有悖于商标法的立法宗旨和 公平竞争原则。因此，需要明确地名商标的使用和维权边界，规范地名商标权 利人合法行使权利，来平衡权利人与社会公众之间的利益。
编写人：山东省青岛市中级人民法院王蕾
