——某公司等诉西安某某无线网络通信股份有限公司发明专利实施 许可合同案
【案件基本信息】
1. 裁判书字号
北京市高级人民法院 (2017) 京民辖终134号民事裁定书
2. 案由: 发明专利实施许可合同纠纷
3. 当事人
原告 (被上诉人): 某公司、某电脑贸易 (上海) 有限公司 (以下 简称某上海公司)、某电子产品商贸 (北京) 有限公司 (以下简称某北 京公司)
被告 (上诉人): 西安某某无线网络通信股份有限公司 (以下简称 西安某某公司)
【基本案情】
外资公司某公司及其负责在华营销的子公司某上海公司和负责在华 网络营销的子公司某北京公司 (以下简称某三公司) 向西安某某公司提 起发明专利实施许可合同诉讼, 要求法院为其确定2014年后的标准必要 专利使用费的费率。经审理查明, 某标准必要专利持有人西安某某公司 曾与某公司签订《 2010 年专利许可协议》 , 许可某公司使用涉案专
利, 许可期限为2010年至2028年12月8日, 约定了2010～2014年许可费 的具体数额, 并约定2014年后的许可年费应当由双方协商一致, 同时约 定了仲裁条款。现双方就2014年后的许可年费无法协商一致, 且西安某 某公司在陕西省高级人民法院对某公司及其子公司某上海公司提起诉
讼, 要求其承担侵权责任, 支付涉案专利许可费用并赔偿损失。某三公 司遂向北京知识产权法院提起诉讼, 要求确认许可年费。西安某某公司 在答辩期内提出管辖异议申请, 认为本案案情复杂且属新类型案件, 应 由北京市高级人民法院管辖。北京知识产权人民法院裁定驳回其管辖异 议申请后, 西安某某公司向北京市高级人民法院提起上诉, 认为本案应 由合同履行地或被告住所地西安法院审理。
【案件焦点】
1. 《2010年专利许可协议》中的协议仲裁条款是否有效; 2. 西安 某某公司提起的管辖异议申请是否能视为其对协议中仲裁条款的放弃。
【法院裁判要旨】
北京知识产权法院经审理认为: 依据《中华人民共和国民事诉讼 法》第十八条的规定, 该院作为审理知识产权案件的中级人民法院, 有 权审理本辖区有重大影响的案件和重大涉外案件。因此, 西安某某公司 关于将本案移送相应的高级人民法院审理的主张缺乏法律依据, 不予支 持。
北京知识产权法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十 四条第一款第 (二) 项之规定, 裁定:
驳回西安某某公司对本案管辖权提出的异议。
西安某某公司上诉后, 北京市高级人民法院经审理认为: 本案中某 公司提起诉讼的依据系将FRAND义务具体化的《2010年专利许可协议》, 而非FRAND义务本身。对于《2010年专利许可协议》, 双方当事人虽均
认可该合同真实有效, 且对仲裁条款均明确表示“无意见”, 但对合同 的有效期限问题持有不同意见: 西安某某公司主张,该合同只约定了 2010～2014年的许可费, 合同有效期只到2014年; 某三公司认为,该合 同的有效期限虽然到2028年, 但本案诉请要求确定的费率不基于该合 同。
作为起诉依据, 某公司与西安某某公司在《 2010年专利许可协 议》中约定了仲裁条款, 该条款符合《中华人民共和国仲裁法》第十六 条规定的仲裁协议内容要求, 且不具有该法第十七条规定的仲裁协议无 效情形, 属有效的仲裁协议条款。关于西安某某公司主张合同有效期限 只到2014年即已终止一节, 北京市高级人民法院认为, 根据《中华人民 共和国合同法》第八条、第五十七条之规定, 即使合同业已终止, 合同 中关于解决争议方法的条款即仲裁条款依然有效。某公司与西安某某公 司达成的《 2010 年专利许可协议》及其修订协议约定, 涉案专利许可 期限为2010年至2028年12月8日, 虽然该协议中仅约定了2010～2014年 许可费的具体数额, 但同时约定了“2014年后, X的许可年费应当由双 方协商一致” 。就涉案专利许可费问题的协商, 属于履行合同的内容, 亦应受合同中仲裁条款的约束。
此外, 关于西安某某公司在答辩期届满前提出的管辖权异议能 否“视为放弃仲裁协议”的问题, 北京市高级人民法院认为: 该条规定 的“视为放弃仲裁协议”应当同时具备“在人民法院首次开庭前”这一 期限条件和被告“以有书面仲裁协议为由对受理民事案件提出异
议”的“异议”条件。本案尚处于庭前阶段, 庭审过程中, 该院就仲裁 条款问题询问西安某某公司的意见时, 其明确表示对该条款无意见, 且 未明确表示在本案中放弃仲裁条款的约束, 加之, 西安某某公司虽未就 本案主管问题提出异议, 但其提出管辖权异议本身就意味着其不接受受 诉法院对本案进行审理。故法院根据西安某某公司的答辩意见无法推定 本案具有在法院进行诉讼的正当性基础, 本案不具备“视为放弃仲裁协
议”的“异议”条件。综上, 某公司与西安某某公司之间的仲裁条款有 效, 对于某公司的起诉, 应当予以驳回。
本案第二原告某上海公司、第三原告某三公司并非《 2010 年专利 许可协议》的合同相对人, 其能否作为本案原告径行对西安某某公司提 起诉讼, 要求许可其实施标准必要专利并确定许可费, 则成为法院驳回 某公司起诉后确定一审法院是否应受理本案的焦点问题。北京市高级人 民法院经审理认为: 作为某公司负责国内产品销售、服务的在华子公 司, 某上海公司、某三公司的销售领域行为已处于被许可范围内, 无须 单独作为原告提起本案之诉。故, 某上海公司、某三公司就本案不具有 诉的利益, 并非本案的适格原告, 其诉亦应予驳回。
北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一 十九条第(一) 项、第 (四) 项, 第一百七十条第一款第 (二) 项, 第 一百七十一条, 第二百五十九条, 第二百七十一条,《最高人民法院关 于适用 〈中华人民共和国民事诉讼法〉 的解释》第三百三十条之规 定, 裁定如下:
一、撤销北京知识产权法院 (2016) 京73民初1034号民事裁定;
二、驳回某公司、某上海公司、某三公司的起诉。 【法官后语】
本案系发明专利实施许可合同管辖异议裁定案件中涉及的主管问 题。
华为公司曾于2011年, 因同为欧洲电信标准化协会 ( ETSI) 成员 的美国IDC公司无法与其达成标准必要专利使用费之合意且将华为公司 诉诸美国法院, 请求对华为公司启动涉嫌侵犯专利的调查并停止侵权行 为, 向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼: 要求确认美国IDC公司滥 用标准必要专利许可市场支配地位构成垄断,停止垄断行为, 并赔偿损
失; 同时, 另案诉请法院依据FRAND原则确定美国IDC公司就其中国标准 必要专利许可华为公司的许可费率。最终, 华为公司得到胜诉判决, 且 法院创设了“标准必要专利使用费纠纷”的案由, 给予确定许可费率。
2016年, 最高人民法院以司法解释的形式, 明确了FRAND原则的适 用, 并且明确了在当事人就标准必要专利使用费率无法协商一致的情形 下, 允许当事人请求人民法院予以确定的规则。
西安某某公司在就其掌握的WAP I标准必要专利技术许可费率与某公 司协商多次无法达成一致的情况下, 向陕西省高级人民法院提起侵权之 诉, 要求停止侵权并支付许可费用。于是, 某三公司如法炮制, 以前述 法条为请求权基础提起两起诉讼: 要求确认西安某某公司构成垄断, 同 时另案诉请人民法院判令西安某某公司基于FRAND原则允许其使用相关 专利, 并确认标准必要专利使用费率。本案即为后者之诉。
综观本案背景, 原告某三公司显然想借鉴华为公司诉美国IDC公司 的成功经验, 以在北京知识产权法院提出的两起诉讼对抗西安某某公司 在陕西省高级人民法院提起的侵权之诉。但鉴于某公司与西安某某公司 曾达成《2010年专利许可协议》及其修订协议, 对2010～2014年的使用 费用达成年费协议, 这就与未能达成合约,只能依据FRAND原则要求确定 涉案专利许可费率的华为公司诉美国IDC公司案构成本质区别。因此,
本案中, 法官的首要任务就是要考量FRAND原则的性质, 以确定能否绕 过其已签订的专利许可协议, 而支持原告三公司以FRAND原则作为请求 权基础提起的确定标准必要专利许可费率之诉。如果能, 则应根据合同 纠纷的管辖原则对能否支持被告的管辖异议申请进行判断。如果不能, 专利许可协议则成为本案诉讼的基础, 而该协议又约定了仲裁条款, 本 案虽因原告未作声明而被受理,且被告在答辩期届满前提出管辖异议申 请中亦并未针对管辖问题提出异议, 但由于管辖问题属于法院依职权审 查的事项, 人民法院不应局限于当事人的管辖异议理由, 仍应当对于案 件证据予以全面审查, 就管辖问题作出裁判。
经审查, 北京市高级人民法院认为FRAND义务是一种“先合同义 务” , 一旦双方达成合同, FRAND 义务即被该合同吸收。某公司提起 诉讼的依据只能是将FRAND义务具体化的《2010年专利许可协议》 , 而 非FRAND义务本身。因此, 本案必须就案件管辖问题进行审查并作出判 断。
在本案合议过程中, 关于仲裁条款的有效性问题几乎未发生分歧, 双方当事人之间达成的仲裁协议作为合同独立性条款, 在专利许可有效 期限内仍应具备有效性。但关于当事人提交的管辖异议申请能否视为对 仲裁条款的放弃, 则发生了意见分歧: 一种观点认为, 当事人提出管辖 异议, 未就管辖问题提出异议 , 这就表示当事人认可人民法院对于案 件的主管权, 管辖异议只是对具体某一个人民法院的管辖权存在不同意 见, 因而可以理解为未对人民法院受理案件提出异议的“视为放弃仲裁 条款”的情形。另一种观点则认为, 管辖问题属于人民法院依职权审查 的范畴, 必须进行全面审查, 仲裁条款具有一定的独立性, 具有排除人 民法院主管的效力。除非当事人在诉前就人民法院达成新的合意, 否则 对于达成仲裁条款的合同纠纷案件应不予受理或驳回起诉。当事人提出 管辖异议, 意即其在审前阶段表达了不同意受案法院审理本案, 对于一 方当事人向人民法院提起的诉讼不予认可, 因而不能当然地视为放弃仲 裁条款。遇有此种情形, 必须询问当事人的意见, 除非明确表示放弃, 否则涉案仲裁条款应视为有效。否则, 一旦当事人得不到满意的实体裁 判结果, 提起再审, 则该瑕疵很有可能成为推翻案件实体裁判结果的重 要理由。
合议庭采纳了第二种意见, 并由此确定了在管辖异议案件中对人民 法院管辖问题一并进行全面审查的审查思路。本案中, 经询问, 双方当 事人均表示对其达成的《2010年专利许可协议》及其中的仲裁条款予以 认可, 且不明确表示放弃, 管辖异议表示双方未能在诉前就管辖问题达 成新的一致意见, 因此, 不能视为对仲裁条款的放弃。某公司作为本案
的诉讼不属于人民法院管辖, 应予驳回。而本案另两个原告作为某公司 负责国内产品销售、服务的在华子公司, 因《2010年专利许可协议》 在2028年内的授权销售条款, 无须作为原告径行依据FRAND义务向西安 某某公司提起诉讼要求获得专利使用许可。故某上海公司、某三公司并 非本案的适格原告,其诉亦应予驳回。
此外, 本案中某三公司虽以标准必要专利许可费纠纷为案由提起诉 讼, 但其并不属于《最高人民法院民事案件案由的规定》的范畴, 根据 双方已达成专利许可协议的情况看, 一审法院将案由确定为专利实施许 可合同纠纷是正确的, 应予支持。
编写人: 北京市高级人民法院 张爽