——餐饮公司、某馒头店诉食品公司等侵害商标权及不正当竞争案
【案件基本信息】
1.裁判书字号
上海知识产权法院(2021)沪73民终597号民事判决书 2.案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷
3.当事人
原告(被上诉人):餐饮公司、某馒头店 被告(上诉人):食品公司、管理公司 被告：某小笼店、向某
【基本案情】
双方当事人均与某包子店、某饭馆具有历史渊源关系，餐饮公司取得涉案 商标权。该商标于1994年11月21日获准注册，核定使用于第43类“餐馆”, 现在有效期内。1999年1月7日，餐饮公司投资成立某馒头店。餐饮公司将涉 案商标授权某馒头店使用，并由该公司负责某馒头店门店的经营。在长期经营 过程中，涉案品牌知名度进一步扩大，并不断获得诸多荣誉，如“中华老字 号”“市著名商标”等。
食品公司涉案系列商品商标与餐饮公司的服务商标长期共存于市场。食品 公司在以下情形中使用了涉案标识：(1)用于招商加盟宣传：加盟展会、手
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册、网站等；(2)用于涉案直营店及加盟店：店招、店内装潢、小票、牌匾、 餐具等。
2019年4月15日，向某与食品公司签订加盟合同，经营某小笼店，在其 店内的墙面装潢、点单灯箱、收银小票等上使用被诉标识。
【案件焦点】
1.被诉行为是否构成对餐饮公司服务商标专用权的侵害；2.被诉行为是否 构成仿冒混淆、虚假宣传的不正当竞争；3.若被诉行为被认定构成商标侵权或 不正当竞争，四被告应承担何种民事责任。
【法院裁判要旨】
上海市浦东新区人民法院经审理认为：餐饮公司、某馒头店诉请保护的涉 案服务商标以及四被告据以抗辩的涉案商品商标均为合法注册且在有效期内。 餐饮公司以食品公司的使用超出核定商品的范围为由提起本案诉讼。对于被诉 行为的性质，需要考虑被诉行为是否构成对餐饮公司服务商标专用权的侵害， 食品公司、管理公司基于地名、字号合法使用的抗辩是否成立，被诉行为是否 构成仿冒混淆、虚假宣传的不正当竞争。
首先，关于被诉行为是否构成对餐饮公司服务商标专用权的侵害。被诉侵 权标识与餐饮公司服务商标分别构成相同、近似商标。关键在于判断被诉标识 的使用与餐饮公司服务商标的使用在类别上是否构成相同或类似，容易导致混 淆。第一，涉案的直营及加盟店铺的经营模式是基于特定消费者的购买要约而 制作、提供食品，点单及堂吃或外带均在线下线上店铺完成，故其经营行为属 于餐饮服务的提供行为。第二，国家工商行政管理局商标局《关于保护服务商 标若干问题的意见》第七条规定，服务商标的使用是指为提供服务而在服务场 所，服务招牌，服务工具，带有服务商标的名片、明信片、赠品等服务用品， 带有服务商标的账册、发票合同等商业交易文书，广告及其他宣传用品的使用， 该种使用具备指示服务来源的作用。被诉标识使用于餐饮店铺的店招、店内装 潢(墙面装潢、灯箱装潢、点单灯箱)、小票、海报、餐具(纸杯、 一次性筷
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子包装袋等)上。涉案店铺在店招、海报、店内装潢、小票等多处使用涉案商 标字样，该些物品并非食品公司之商品商标所指向的商品或者指示其商品来源 所必需，而是用于提供餐饮服务的工具、用品等，附着于其上的标识也并非用 于指示该物品的来源，而是用于指示餐饮经营者的服务来源。故应认定食品公 司对被诉标识的使用与餐饮公司服务商标的使用在类别上构成相同。同理，食 品公司在餐饮服务特许加盟的招商展会、网站等的宣传中对被诉标识的使用， 与上述餐饮服务中的使用性质相同。结合在案证据，食品公司对其商品商标的 不规范使用已造成相关公众的混淆误认。故被诉侵权行为构成对餐饮公司服务 商标专用权的侵害。
其次，关于食品公司、管理公司基于地名、字号合法使用的抗辩是否成立。 《中华人民共和国商标法》第五十九条规定，注册商标中含有地名，注册商标 专用权人无权禁止他人正当使用。餐饮公司、某馒头店的服务商标涉及地名， 故其作为商标权人虽有权禁止他人使用该标识来指示服务的来源，但无权禁止 他人正当使用这一地名。判断使用地名的行为是否正当，关键在于其对该地名 系作为对地理位置的描述性使用还是作为识别商品或服务来源的商标性使用。 若使用该地名仅是为了描述地理位置且不会对来源产生混淆误认，则不宜仅因 地名商标的存在而禁止他人正当使用该地名；反之，若将该地名作为指示来源 的使用且导致相关公众对来源的混淆误认，则不宜认定为正当使用。根据查明 的事实，涉案店铺均不位于涉案地区内，但在店招、店内装潢等处将涉案地区 突出标注，亦无其他任何关于地理位置的描述、介绍。以一般消费者的认知， 该种标注方式应为指示来源意义的商标性使用，而非对于地理位置的说明或描 述。故对食品公司、管理公司的该项抗辩意见，法院不予采纳。关于字号，餐 饮公司服务商标获准注册的时间为1994年，并于2006年被认定为“中华老字 号”,食品公司字号与餐饮公司、某馒头店的服务商标处于长期共存状态。食 品公司、管理公司于2019年开展餐饮加盟业务时，应当预见如将涉案字号授权 他人使用，会造成相关公众对商品和服务来源产生混淆，以及商品和服务提供 者间存在关联关系的误认，会损害餐饮公司的合法权益，但食品公司放任这种
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结果发生，甚至在餐饮公司采取维权行为之后，仍未停止上述行为，其攀附商 誉的主观恶意明显，构成对餐饮公司服务商标专用权的侵害。故食品公司、管 理公司关于被诉行为系基于地名、字号合法使用的抗辩均不成立。
最后，关于被诉行为是否构成不正当竞争。结合在案证据及食品公司的历 史渊源，部分被诉宣传行为有事实依据，部分宣传行为尚不足以达到引人误解 或需要适用反不正当竞争法予以规制的程度，故对于餐饮公司的该主张，法院 不予支持。
上海市浦东新区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条 第一款第一项、第八项、第十项、第三款，《中华人民共和国商标法》第四条、 第五十七条第一项及第二项、第六十三条第一款及第三款，《最高人民法院关 于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一 条、第十二条、第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百 四十四条规定，判决：
一 、食品公司、管理公司、某小笼店、向某于本判决生效之日起立即停止 侵害餐饮公司、某馒头店涉案注册商标专用权的行为；
二、食品公司、管理公司于本判决生效之日起十日内赔偿餐饮公司、某馒 头店经济损失200万元及为制止侵权所支付的合理开支342000元，共计 2342000元；
三、食品公司、管理公司于本判决生效之日起十五日内在某网站的首页 (连续十日)、报纸(非中缝版面)刊登声明、消除影响(声明的内容须经法院 审核);
四、驳回餐饮公司、某馒头店的其他诉讼请求。 食品公司、管理公司不服一审判决，提起上诉。
上海知识产权法院经审理同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国 民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：
驳回上诉，维持原判。
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【法官后语】
本案主要涉及商品商标和服务商标权利冲突的司法判定、地名商标正当使 用的判断。
1.商品商标和服务商标权利冲突的司法判定。
商标按照识别对象的不同可以分为商品商标与服务商标，二者的权利边界 看似泾渭分明，但当使用的载体表现为商品时，则可能产生权利冲突。从历史 进程来看，服务商标的保护晚于商品商标。鉴于服务的无形性，服务商标无法 “附着”在其注册的服务类别上，而其使用又要求其必须附着于相关载体上， 因此，商标使用性质判断难度较大。司法实践中，首先，应根据《最高人民法 院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规 定》第一条第二款规定，判断侵权人是否存在超范围或不规范使用其注册商标 的情况，否则不属于人民法院处理的范围。其次，判断商标产生的是识别商品 还是服务来源的作用，要以消费者的认知为准，结合经营者的经营模式、商标 使用的方式、商标使用的效果等方面判断。就经营者的经营模式而言，一般来 说，仅销售商品，没有服务工具，也没有提供服务场所，不视为其提供了服务。 如在(2019)京73民终3100号甲餐饮公司侵害商标权案中，法院认为，被告 的某糕点店虽然为现场制售，但销售时仍以橱窗中陈列的预先制作完成的散装 糕点为主，未设就餐场所、桌椅或提供点餐、上餐等服务，被诉标识系商品商 标的使用。
食品公司在从事与餐饮公司服务商标相同的小笼包餐饮服务中，对其商品 商标的使用已超出指示其商品来源的必要范围，产生标识服务来源的效果，构 成商标侵权。值得关注的是，当今“互联网+”背景下，涉及互联网的商标使 用判断更加复杂，不能机械归于互联网服务，而应考虑其宣传服务的实质内容 和目的进行综合判断，食品公司在餐饮服务特许加盟的网站等宣传中对被诉标 识的使用，应认定与餐饮公司服务商标的使用在类别上构成相同。针对本案系 老字号商标纠纷的特点，判决尤其指出，双方应珍惜并共同维护涉案商标的良 好形象和声誉，恪守商品商标与服务商标的权利边界，谋求共存发展。
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2.关于地名正当使用的判断。
地名是公共领域的词汇，地名标志包含了描述商品或服务来源于某地区的 信息。根据《中华人民共和国商标法》第五十九条规定，注册商标中含有地 名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
地名商标正当使用判断的关键在于对该地名系作为对地理位置的描述性使 用还是作为识别商品或服务来源的商标性使用。若使用该地名仅是为了描述地 理位置且不会对来源产生混淆误认，则不宜仅因地名商标的存在而禁止他人正 当使用该地名；反之，若将该地名作为指示来源使用且导致相关公众对来源的 混淆误认，则不宜认定为正当使用。根据查明的事实，涉案店铺均不位于涉案 地区，但在店招、店内装潢等处将涉案地区突出标注。以一般消费者的认知， 该种标注方式应为指示来源意义的商标性使用，而非对于地理位置的说明或描 述。故对食品公司、管理公司的该项抗辩意见，法院不予采纳。
编写人：上海市浦东新区人民法院孙闫袁田 林巧
